На торговельні марки

§ 1. Поняття та види торговельних марок

У наш час торговельні марки стійко увійшли у повсякденне життя. Зараз досить наглядно видно тенденцію, що майже кожен підприємець прагне мати такий правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг, як торговельна марка, а інколи і не одна. Пояс­нюється це тим, що господарська діяльність пов'язана з не­обхідністю використання різного роду комерційних позначень, які дають можливість розрізняти як суб'єктів, так і результати їх діяльності. Тому образно можна порівняти торговельні марки зі своєрідними візитними картками у світі бізнесу. З їх допомогою відбувається зв'язок між виробником і споживачем, вони виступа­ють невід'ємними елементами ринкових відносин та добро­совісної конкуренції.

Якщо звернутися до міжнародного законодавства, то Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

1883 р. передбачає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг пішла шляхом використання обох зазначених об'єктів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки вирізняють товари, а знаки обслу­говування — послуги.

На етапі становлення законодавства незалежної України в нашій країні було вирішено поєднати ці два об'єкти інтелекту­альної власності і передбачити правову охорону знака для товарів та послуг. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зна­ки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.¹ знак для товарів та послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відріз­няються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зоб­ражувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Як відомо, класифікацію можна проводити за різними підста­вами. Що стосується цього об'єкта інтелектуальної власності, то найбільш поширеною є класифікація торговельних марок залежно від використовуваних позначень.

Словесні марки — це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова або абревіатура. Більшість заявників обирають саме цей вид позначен-

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1994. — № 7. — Ст. 36 (з наступними змінами).

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

ня при реєстрації торговельних марок. Пояснюється це зручністю використання словесних позначень і легкістю популяризації серед споживачів. Однак для цього позначення повинно легко вимовля­тися і запам'ятовуватися.

Заявник може вибрати один із двох варіантів реєстрації словес­ного позначення як торговельної марки: 1) словесне позначення, виконане стандартним шрифтом у чорно-білому кольорі; 2) сло­весне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері та/або в певних кольорах (у цьому випадку буде враховуватися шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, колір та інші візуальні інформативні елементи).

Зображувальні марки — це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Це можуть бути зобра­ження як існуючих об'єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, креслення тощо. Основна вимога для такого позначення — простота і помітність, а також відсутність перевантаженості деталями. Це забезпечить успіх при просуванні товарів та послуг з цим позначенням на ринку.

Об'ємні марки — це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах — довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (напри­клад, упаковка масла чи сигарет). Що стосується форми виробу, то, щоб виконувати функції торговельних марок, вона не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням або просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета.

На практиці досить часто реєструють комбіновані торговельні марки, які поєднують кілька із вищезазначених позначень. Як правило, це комбінація словесного і зображувального позначень. Однак, щоб бути одним об'єктом інтелектуальної власності, така композиція повинна мати єдине смислове значення, зокрема, її частини композиційно і сюжетно повинні складати єдине ціле. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що зображувальна частина торговельної марки ілюструє словесну.

Законодавство України не дає вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Тому можна отримати право інтелектуальної власності на світлові, звукові,

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

ароматичні та інші марки, які в літературі отримали назву не­традиційних. Однак відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України № 116 від 28 липня 1995 р. (в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20 серп­ня 1997 р.) такі марки реєструються Установою за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації. Зокрема, звукове позначення фіксується у вигляді фонограми на аудіокасеті та зазначається вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого похо­дження, наприклад «морський прибій», «дзвін дзвіниці», «скрип дверей» тощо), а у випадку використання музичного твору — в описі наводиться його нотний запис. Якщо на реєстрацію заяв­ляється світлове позначення, воно надається у вигляді відеозапису на відеокасеті, наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особли­вості.

§ 2. Умови надання правової охорони торговельним маркам

Торговельною маркою може бути позначення, яке, по-перше, не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі (тобто не належить до позначень порнографічного характеру, не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та наймену­вань екстремістських організацій, нецензурних слів та висловів то­що) та, по-друге, на яке не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, сформульовані в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» шляхом перерахуван­ня позначень, які не підлягають правовій охороні як торговельна

марка.

Підстави для відмови в наданні правової охорони поділяються

на чотири групи.

По-перше, не можуть одержати правової охорони позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

організацій, офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, пе­чатки, нагороди та інші відзнаки. Пояснюється це тим, що в силу виконуваних функцій ці позначення не можуть бути у винятково­му використанні окремих осіб. Однак вони можуть бути включені до торговельної марки як неохоронювані елементи, якщо на це є згода відповідного компетентного органа або їх власників.

Так, компетентним органом щодо назви держави «Україна» є колегіальний орган, утворений Державним департаментом інте­лектуальної власності, який діє на підставі Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за № 677 від 7 жовтня 2003 р., та Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву дер­жави «Україна», до знака для товарів і послуг¹, затверджених нака­зом Міністерства освіти і науки України за № 334/8933 від 4 берез­ня 2004 р.

Якщо особа бажає внести до торговельної марки офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки, або міжнародний код України «UA», їй потрібно подати про це клопотання до Державного департаменту інтелек­туальної власності МОН України.

Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг надає згоду, якщо, по-перше, використання офіційної назви держави «Україна» як елемента торговельної марки не супе-речитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; і по-друге, товари та послуги, щодо яких передбачається викорис­тання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культур­ну чи художню цінність. При розгляді клопотання щодо надання згоди Комісія бере до уваги такі фактори, як тривалість діяльності

¹ Офіційний вісник України. — 2004. — № 11. — Ст. 693.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

заявника, розповсюдження його продукції чи послуг на території України чи за її межами, естетичний вигляд позначення тощо.

По-друге, не можуть одержати правової охорони позначення, які в силу об'єктивних причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки підпадають під одну з таких підстав: 1) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (наприклад, позначення, які склада­ються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реаліс­тичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів тощо); 2) складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і по­слуг певного виду (зокрема, позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробни­ками, стали видовими або родовими поняттями); 3) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (наприклад, прості найменуван­ня товарів, зазначення категорії якості товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер); 4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка вироб­ляє товар або надає послугу (зокрема, позначення, які породжують У свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності); 5) склада­ються лише з позначень, що є загальновживаними термінами і символами (сюди належать умовні позначення та лексичні оди­ниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки, а також позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяль­ності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак); 6) відображають лише форму, що зумовлена природним ста­ном товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

По-третє, не можуть одержати правової охорони позначення, які тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з: 1) марка­ми, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; 2) марками інших осіб, якщо вони охороня­ються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема визнаними добре відомими відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; 4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються ?_; відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення по­ходження товарів»; 5) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, як- і що воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

По-четверте, не можуть одержати правової охорони позначен­ня, що відтворюють: 1) промислові зразки, права на які належать в Ук-раїні іншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мис­тецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Необхідно враховувати, що законодавство України закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. У зв'язку з цим реєстрація того чи іншого позначення як марки в інших країнах не перешкоджає визнанню цього чи подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних дого­ворів (зокрема, добре відомі марки).

За загальним правилом новизна позначення визначається за датою надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Це означає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку отримає та особа, яка першою звернулася з заявкою про реєстрацію цього об'єкта. Однак законо­давство України передбачає два винятки з цього правила стосовно торговельних марок: конвенційний та виставочний пріоритет. Це своєрідна пільга для заявника, якою за бажання він може ско­ристатися, внаслідок чого новизна позначення буде визначатися не на дату подачі заявки до Установи, а на більш ранню дату (але не більше шести місяців до подачі заявки).

Конвенційним пріоритетом особа може скористатися, напри­клад, тоді, коли до дати звернення до Державного департаменту інтелектуальної власності з клопотанням про реєстрацію торго­вельної марки вона уже подала заявку на це саме позначення у іншій країні — учасниці Паризької конвенції про охорону промис­лової власності, але не більше шести місяців до цього. У цьому випадку новизна позначення на території України буде визначати­ся за більш ранньою датою, тобто за датою подачі першої заявки на марку в іншій країні — учасниці Паризької конвенції про охо­рону промислової власності.

Виставковий пріоритет може бути встановлено за датою відкриття офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки, на якій було показано експонат з цією торговельною маркою, за умови, що заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців з дати подачі заявки до Установи подає заявку про пріоритет з посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеної марки на виставці, якщо ці дії мали

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

місце у державі — учасниці Паризької конвенції про охорону про- • мислової власності. Якщо матеріали представлені несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявни­ку направляється повідомлення.

В Україні останнім часом спостерігається значна активність у; реєстрації знаків для товарів і послуг¹.

§ 3. Суб'єкти права на торговельну марку

Відповідно до ч. 1 ст. 493 ЦК суб'єктами права інтелектуальної \ власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уч. 5 ст. 5 передбачає, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Тобто законодавство України не пов'язує можливість набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку із заняттям підприємницькою діяльністю, а відповідно, і не обмежує коло осіб, які можуть набути майнові права на торговельну марку.

Оскільки основна функція торговельної марки — розрізняти товари та послуги, то в літературі гостро дискутується питання доцільності наділення майновими правами на торговельні марки фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, і відповідно не переслідують мету використання марки на ринку. У зв'язку з цим деякі зарубіжні країни з метою попередження ви­падків недобросовісного зловживання правом не допускають реєстрації товарних знаків особами, в яких відсутня практична по­треба в засобі індивідуалізації, оскільки вони не виробляють това­ри і не надають послуги.

Так, відповідно до ч. З ст. 1 Закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць по-

¹ Кількість поданих заявок на знаки для товарів і послуг за національною процедурою від національних заявників за 2002 р. становила 9514, від іноземних заявників — 1808; за 2003 р. - відповідно И 684 і 2088; за 2004 р. - 11 527 і 2433; за 2005 р. - 13 184 і 3182; за 2006 р. — 17 175 і 3638. Кількість заявок, поданих за Мад-ридською угодою, за 2002 р. ста­новила 5265, за 2003 р. - 6379, за 2004 р. - 6303, за 2005 р. - 8033, за 2006 р. - 9183. // Про­мислова власність у цифрах. Основні показники діяльності Державного департаменту інте­лектуальної власності та Державного підприємства «Український інститут промислової власності» за 2006 р. - К., 2006. - С 30.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

ходження товарів» від 23 вересня 1992 р.¹ виключні права на то­варний знак може мати юридична особа і фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. До того ж такий статус осо­ба повинна мати уже на момент подачі заявки (ч. 1 ст. 8). Недотри­мання цієї вимоги є підставою для визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку (ч. 1 ст. 28). Відповідно, у ви­падку припинення підприємницької діяльності фізичної особи — правовласника правова охорона товарного знака достроково при­пиняється на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 29). Тобто у цьому випад­ку законодавство Російської Федерації з наявністю статусу підприємця у фізичної особи пов'язує не лише існування прав, а й можливість ставити питання про початок процедури видачі свідоцтва.

Що стосується міжнародного законодавства, то Договір про за­кони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 p., який ратифіку­вала Україна, закріплює, що держава не може ставити як обов'яз­кову умову для реєстрації товарних знаків здійснення заявником виробничої чи торговельної діяльності. Однак країни-учасниці можуть встановлювати певний строк, протягом якого необхідно подати докази фактичного використання.

Враховуючи, що для реєстрації торговельної марки потрібен час, такий підхід є виваженим, оскільки не змушує фізичну особу перед подачею заявки на торговельну марку набувати статусу підприємця.

Оскільки фізична особа може скористатися майновими права­ми інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом їх передачі в подальшому іншій особі або видачі ліцензії на викорис­тання об'єкта зацікавленій особі, положення законодавства України є виправданими. До того ж права на торговельну марку можуть бути достроково припинені у випадку її невикористання в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або віддати, коли використання марки було при­пинено.

' Патенты и лицензии. - 2003. - № 2. — С. 45-60.

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

Законодавство України надає можливість кільком фізичним та/або юридичним особам спільно отримати майнові права інте­лектуальної власності на певну торговельну марку, тобто не вста­новлює обмеження стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку.

Оскільки в Україні діє реєстраційний принцип, то за загальним правилом набуття право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Однак із цього положення існує виняток: набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установле­ному законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (ст. 494 ЦК).

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. зі змінами і доповненнями з дати міжнародної реєстрації знака в кожній зацікавленій договірній країні надається така ж правова охорона, якби він був заявлений там безпосередньо.

Таким чином, майнові права на торговельну марку в Україні можуть належати:

1) володільцю відповідного свідоцтва;

2) володільцю міжнародної реєстрації;

3) особі, торговельну марку якої визнано в установленому за­коном порядку добре відомою.

Крім того, суб'єктами права на торговельну марку є також правонаступники власника майнових прав інтелектуальної влас­ності на цей об'єкт, зокрема особи, які отримали зазначені права на підставі договору чи в порядку спадкування.

§ 4. Правова охорона добре відомих торговельних марок

У світі існує дві системи надання правової охорони знаку — реєстраційна і першовикористання. Суть реєстраційної системи полягає у тому, що отримати виключне право на знак може особа, яка його зареєструвала і у зв'язку з цим отримала від уповноваже-но-го органу охоронний документ¹.

¹ За аналогією можна навести приклад із патентного права. Так, стосовно винаходів, ко­рисних моделей та промислових зразків діє принцип першого заявника. Суть його полягає

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Із реєстраційної системи випливає цілком логічний висновок: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого по­значення, якщо тільки воно не є загальновідомим, не набуває на нього ніяких особливих прав і не може претендувати на виключне право на його використання незалежно від часу введення його до господарського обігу. Виняток становлять лише позначення інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжна­родних договорів, зокрема визнані добре відомими знаки охоро­няються відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Таким чином, для реєстраційної системи одне лише фактичне використання без реєстрації позбавлене юри­дичного значення і не дає жодних прав проти особи, яка його зареєструвала.

Система першовикористання полягає у тому, що право на знак набуває та особа, яка першою його почала використовувати. Знак може бути зареєстрований, але треті особи не позбавляються права доказувати, що вони користувалися зареєстрованим знаком раніше, ніж інша особа його зареєструвала. При цій системі реєстрація лише полегшує доведення, але не доводить існування права на знак².

Україна традиційно придержується реєстраційної системи. За загальним правилом лише з моменту офіційного визнання по­значення торговельною маркою можна говорити про нього як про самостійний об'єкт правової охорони. Законодавство не охороняє незареєстровані позначення, окрім випадків, коли вони охоро­няються в силу прийнятих Україною міжнародних зобов'язань. Так, відповідно до ч. З ст. 494 ЦК набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому за-

у тому, що держава не ставить за мету з'ясування, яка особа дійсно першою досягла такого результату. Наділяється правами і захищаються права тієї особи, яка перша вчинила дії сто­совно встановленого повідомлення про досягнення, тобто розкрила суспільству невідомі раніше знання. Отже, у випадку паралельного винахідництва, коли дві чи більше особи не­залежно одна від одної створили об'єкт, який може бути визнано винаходом, корисною мо­деллю чи промисловим зразком, право на одержання охоронного документа належить тій із них, заявка якої має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріори­тет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. ¹ Шахназаров А. М. Товарный знак и его охрана. — М.: 1923. — С. 29-31.

14 7-259