Ліцензійні договори

Якщо правовласник не передбачає використовувати об’єкта інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на об’єкт інтелектуальної власності іншій фізичній або юридичній особі.

Майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права володіти, користуватися та розпоряджатися цим об’єктом.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-продажу як договір обмінна угоди, за яким у результаті передачі права власності на об'єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – патента або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перереєстровується на ім’я нового правовласника і до нього переходять всі майнові права на цей об’єкт.

Але частіше передається лише право користування об’єкта інтелектуальної власності.

Власник прав на будь-який об’єкт промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об’єкта інтелектуальної власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі використовувати відповідний об’єкт.

Продаючи ліцензію, переслідують мету отримати прибуток, не втрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії – це шлях впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Придбання або продаж ліцензії є діловою ,угодою. Факт продажу або купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або купується нематеріальний об’єкт. З моменту продажу ліцензії власник охоронного документа на об’єкт промислової власності, який продав ліцензію, стає ліцензіаром, а особа, яка придбала ліцензію – ліцензіатом. Ліцензіат отримує право на використання об’єкта інтелектуальної власності лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін.

В залежності від обсягу прав, що передається, за діючим Цивільним кодексом України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії.

Виключна ліцензія видається тільки одній особі і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена цією ліцензією.

Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта в даній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності й видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об’єкта в даній сфері.

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі.

Роялті – вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору чи у вигляді відсотка від суми прибутку чи суми обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з одиниці ліцензійної продукції.

Паушальний платіж – це виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції.

Комбіновані платежі – найбільш поширені та передбачають виплату ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у вигляді роялті після того як буде налагоджене виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору.

Під ліцензією розуміють надання за певну винагороду (у встановленому порядку і на певних умовах) прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, тобто винаходів, промислових зразків, захищених охоронними документами в Україні і за кордоном, і/або “ноу-хау” (чи інших науково-технічних досягнень) юридичним і фізичним особам в Україні або інших державах.

Продавець (ліцензіар) – країна, підприємство або фізична особа що передає за ліцензійним договором право на використання об’єкта інтелектуальної власності в обсязі, встановленому ліцензійним договором, іншій фізичній або юридичній особі (ліцензіату).

Ліцензійний договір – консенсуальна і двостороння угода, за якою ліцензіар зобов’язується передати право на використання інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату), що приймає на себе обов’язок вносити ліцензіару зумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

Таким чином за ліцензійним договором сторона, що має право власності (виключне право) на об’єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об’єкта інтелектуальної власності.

Патентна ліцензія – це угода про передачу прав на використання об’єкта промислової власності, тобто технічного рішення, що має правову охорону.

Безпатентна ліцензія – договір на продаж технічного досвіду або таких науково-технічних досягнень, на які не видаються патенти, а також таких винаходів, які не запатентовані за кордоном (наприклад, “ноу-хау”, пакетів прикладних програм, тощо).

Ліцензія на збут – ліцензія на реалізацію продукції, яка передбачає, що ліцензіар організує виробництво запатентованої продукції самостійно або на якому-небудь третьому підприємстві, залученому ним до справи, а ліцензіат здійснює поставки цієї продукції на умовах франко-склад ліцензіара. Ліцензіат має право на підставі такого договору пропонувати до продажу товар, вести комерційні переговори, укладати від свого імені договори купівлі-продажу і здійснювати поставку; ліцензіат має право залучати до реалізації продукції третіх осіб, якщо це зумовлено необхідністю розширення збуту товару і проведення певних підготовчих чи допоміжних операцій, у тому числі і рекламних заходів.

Ліцензії на експорт і імпорт товарів. Ліцензія на експорт потрібна у випадку, коли товар, що вивозиться, підпадає під дію патенту в країні, куди він вивозиться. Надання ліцензії на імпорт потрібно, якщо товар, що ввозиться, підпадає під дію патенту України. Винятком є випадок, коли ліцензіар має паралельні патенти, тобто ті, які видані одній і тій же особі на один об’єкт інтелектуальної власності в декількох країнах.

Особиста ліцензія надається особисто ліцензіату. Вона не наслідується і не може відчужуватись. Ліцензіат залишається повноваженою особою (зважаючи на ліцензійний договір) навіть після припинення діяльності свого підприємства. У ліцензійному договорі повинно бути вказано, що ліцензія надається тільки певній особі.

Ліцензія підприємства – ліцензія на виробництво продукції на певному підприємстві (господарському комплексі). Якщо підприємство припиняє свою діяльність або продається, то ліцензійний договір припиняє свою дію. При укладанні ліцензійного договору слід чітко визначити поняття підприємство.

Ліцензія концерну розповсюджується на всі підприємства, що входять до складу концерну. Це положення повинно бути чітко вказане в ліцензійному договорі.

Субліцензія на об’єкт промислової власності або “ноу-хау” надається не їх власником, а власником виключної або особистої ліцензії, і практично не відрізняється від простої ліцензії.

Відкрита ліцензія пов’язана з оголошеною готовністю власника об’єкта інтелектуальної власності передати його будь-якому ліцензіату.

Примусова ліцензія укладається між зацікавленістю у використанні об’єкта інтелектуальної власності особою) патентовласником за рішенням компетентного державного органу, якщо власник об’єкту не використав його протягом певного відрізку часу сам і не дав свого дозволу на використання цього об’єкта промислової власності зацікавленій фізичній або юридичній особі. Якщо сторони не зможуть прийти до згоди щодо умов ліцензійного договору, то ці умови визначає суд.

Ліцензія на виробництво надає ліцензіату право самому виготовляти продукцію. Ліцензію на виробництво потрібно відрізняти від договору підряду, при укладанні якого підприємець отримує лише право на виготовлення, а не на використання. При ліцензійному договорі на виробництво надається право на використання.

Ліцензія на розробку – при такій ліцензії ліцензіар надає ліцензіату право подальшої самостійної розробки об’єкта інтелектуальної власності.

Продам: патенту – це повна уступка продавцем покупцю всіх, у тому числі і формальних прав, пов’язаних з володінням патентом.

Одноосібна ліцензія надається ліцензіату тільки на певній території, на якій ліцензіар також зберігає за собою право на використання патенту. Одноосібну ліцензію називають “напіввиключною” ліцензією і зустрічається вона дуже рідко.

Повні ліцензії передбачають передачу ліцензіату монопольних прав на використання винаходу (зразка, марки, “ноу-хау”) у всьому їх обсязі і економічно рівнозначні угоді купівлі-продажу патенту. При повній ліцензії до ліцензіата переходять усі майнові права, що зазначені в патенті, на термін дії договору. Ліцензіар є лише номінальним патентовласником, але тільки на термін чинності договору. При закінченні терміну повної ліцензії майнові права патсіповласника відновлюються в повному обсязі. Зараз повна ліцензія в умовах розвиненої ринкової економіки не є доцільною і тому навіть не згадується в законодавствах про інтелектуальну власність.

За виключною ліцензією ліцензіар (продавець) надає ліцензіату виключне право використання об’єкта договору, а сам позбавляється права як на видачу, так і (в принципі) на самостійне використання об’єкта договору.

Однак права, що надаються за виключною ліцензією, можуть обмежуватися різними способами:

1) використання ліцензії обмежується терміном дії;

2) предметом ліцензії може бути в одному випадку тільки виробництво виробу, а в іншому – продаж виробу (що частіше буває на практиці);

3) використання об’єкта ліцензії може бути обмежене територіальне, тобто розповсюджується тільки на певну територію;

4) кількісне обмеження (точно встановлений річний випуск виробів або обсяг використання).

За договором про просту (невиключну) ліцензію ліцензіар дозволяє ліцензіату в узгоджених межах використати об’єкт договору, але залишає за собою право як самому використати його, так і видавати за таких же самих умов ліцензії іншим особам.

Прості ліцензії видаються на недовговічні товари, товари масового попиту або в країни з великим внутрішнім ринком. У цьому випадку декілька ліцензіатів швидше опанують ринок.

Якщо в ліцензійному договорі не зазначені терміни, на які видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром через 5 років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за 6 місяців до розірвання договору.

Якщо в договорі не зазначені територіальні умови, на які видається право, чинність такого договору поширюється на всю територію України.

Ліцензія безоплатна – без оплати (форма надання економічної і технічної допомоги країнам з низьким рівнем розвитку, широко застосовувались в СРСР).

Ліцензія залежна (субліцензія) – ліцензія, що видається ліцензіатом (покупцем) іншій особі на право використання винаходу від імені ліцензіата, що має повну або виключну ліцензію, якщо ця ліцензія не суперечить умовам ліцензійного договору.

Ліцензійний збір – плата, що стягується з імпортера або експортера при видачі йому ліцензії (не звільняє від сплати митного збору і ліцензійних винагород за договором).

Ліцензійна винагорода – грошова сума, що виплачується ліцензіатом на користь ліцензіара за права, що передаються першому за ліцензійним договором на використання певного винаходу або науково-технічного досвіду.