Передача исключительного права

Передача исключительного права на объект интеллектуальной собст­венности — это переход права по письменному лицензионному договору от правообладателя к правопреемнику на установленных ими условиях.

В настоящее время гражданское законодательство не регламентируем ни форму, ни содержание лицензионных договоров на передачу исключи­тельного права. Правообладатель и правопреемник свободны при заклю­чении лицензионного договора. Вместе с тем лицензионные договоры должны содержать некоторые обязательные или существенные положе­ния, которые либо прямо установлены в гражданском законодательстве, либо из него следуют.

Краткий обзор существенных условий лицензионных договоров мож­но найти во множестве публикаций, одной из которых является исследова­ние, подготовленное в ВОИС специалистами разных стран¹.

Лицензионный договор о передаче исключительного права должен со­держать несколько обязательных положений, к числу которых относя! прежде всего следующие.

Передаваемые права. Влицензионном договоре должны быть опреде­лены передаваемые права. Если права не указаны в договоре в качестве пе­редаваемых! они считаются непереданными.

Способ передачи прав. Исключительное право может быть передано исключительным или неисключительным способом. Возможны следую щие три способа передачи прав:

• передача единственному правопреемнику исключительного права без сохранения за правообладателем переданного права (исключительная передача);

• передача единственному правопреемнику исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (единственная пере­дача);

• передача любому числу правопреемников исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (неисключительная

передача).

При исключительной передаче исключительное право полностью пе­реходит к правопреемнику, а первичный правообладатель теряет соответ­ствующее исключительное право, т. е. он не может использовать соответ­ствующий объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им. Законодательство об авторском праве допускает возможность передачи не только всего исключительного права, но и его части. В случае передачи части исключительного права первичный правообладатель сохраняет пра-1ю использовать произведение способом, право на которое не было пере­дано. Следует признать, что такая частичная передача исключительного права далеко не всегда имеет смысл и, как правило, правопреемник стара­ется получить все исключительные права.

Как уже отмечалось в § 1.8, исключительная передача прав противоре­чит правам человека (автора) и поэтому является нарушением прав челове­ка. Однако именно такую исключительную передачу исключительного права предпочитают правопреемники, поскольку они получают право мо­нопольного использования соответствующего объекта интеллектуальной -•бственности. Исключительная передача используется правообладателем основном на устаревшие товары и технологии, в которых воплощены со-ветствующие объекты. При единственной передаче исключительное право полностью перехо­дит к правопреемнику, но первичный правообладатель не теряет соответ­ствующее исключительное право, т. е. он может продолжать использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Такая переда­ча права не нарушает прав человека и является более прогрессивной по сравнению с исключительной передачей. В некоторой степени такая пере­дача создает ограниченную конкурентную среду. Производители исполь­зуют такую форму передачи, когда возможности использования передавае­мого объекта в основном исчерпаны, но сохранение исключительного права позволяет продолжать производство и модернизацию товаров, в которых воплощены те или иные объекты интеллектуальной собственно­сти. Единственная передача исключительного права редко обсуждается, но для некоторых объектов интеллектуальной собственности (маркетинговых бозначений) она признана на международном уровне¹.

При неисключительной передаче исключительное право целиком или в части может переходить к нескольким правопреемникам, причем пер-

¹ См.: WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. Geneva: WIPO. No 897(E). 2004. P. 8-16.

¹ См.: Совместная рекомендация, касающаяся лицензий на товарные знаки. Жене­ва: ВОИС, № 835(R). 2000. С. 6.

274 • Глава 7. Передача исключительного права

§ 7.4. Передача исключительного права • 275

вичный правообладатель не теряет соответствующее исключительное пр во, т. е. может продолжать использовать соответствующий объект интеллек! альной собственности. Подобно единственной передаче, неисключительн передача права не нарушает прав человека и в то же время является бол прогрессивной по сравнению как с единственной, так и с исключительн передачей. При наличии нескольких правопреемников неисключительн передача может создать конкурентную среду. Следует отметить, что обы но таким способом передаются устаревшие решения. С другой сторон при передаче инновационных объектов правопреемник стремится доби ся исключительной передачи или в крайнем случае — единственной пс дачи.

В законодательстве часто устанавливается, что если в договоре не у зан способ передачи прав, то передача прав считается неисключительно

В договор может быть включено положение о возможности пра преемника заключать договоры с третьими лицами по передаче уже по ченного права. Такие субдоговоры могут быть выданы даже в случае пси ключительной передачи, если это установлено в основном договоре.

Срок передачи прав. Естественно, срок передачи прав не может прев шать срока действия передаваемого исключительного права. Иногда в конодательстве устанавливается, что при отсутствии условия о сроке пе дачи прав договор может быть расторгнут правообладателем по истечем! пяти лет с даты заключения договора. Такое положение установлено ст. 1235(4) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Территория действия договора. Это положение особенно важно i договоров о передаче исключительного авторского права, которое име экстерриториальное действие для всех членов Бернской конвенции. II пример, российский автор может заключить договор о передаче авторе к го права любому лицу за рубежом.

Заключение договоров на передачу исключительного права на объек промышленного права возможно только на такие объекты и только в т странах, где получены соответствующие охранные документы либо выпо нена международная регистрация. Если в договоре не указана территор его действия, то действие передаваемого по договору исключительно права ограничивается территорией страны, в которой проживает право ладатель. Такое положение установлено в ст. 1235(3) Гражданского коле са Российской Федерации.

Условия выплаты вознаграждения. В договоре должны быть установл ны материальные условия передачи исключительных прав (возмездное договора).

В договоре может быть указан размер вознаграждения и (или) поря то определения размера вознаграждения, а также порядок и сроки его вышмк ты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде:

• части дохода за соответствующий способ использования объекта ин теллектуальной собственности (роялти);

• твердо зафиксированной суммы (паушальная сумма);

•иным образом.

Следует признать, что выбор сторонами приемлемого варианта воз­награждения — один из сложнейших этапов заключения любого договора. ш расчета вознаграждения используются разнообразные и, как правило, ■убьективные методы оценки стоимости передаваемого исключительного Врава.

Иные условия передачи права. Одним из них является передача объекта Интеллектуальной собственности, права на который передаются по дого-■ору. Как уже отмечалось, переданное по договору право не может быть Всализовано правопреемником, если правообладатель не передал ему со­ответствующий объект интеллектуальной собственности в той или иной ■юрме вне зависимости от вида договора.

Еще одним иным условием договора может быть передача правопре­емнику сведений по воплощению изобретения, полезной модели, про­мышленного образца, иных объектов в конкретный товар. Эта информа­ция может включать не только всевозможную документацию, чертежи, но м навыки и умения, которыми обладает правообладатель, в том числе и ■оу-хау. Такое условие совершенно естественно в договоре, поскольку во-■лотить, например, изобретение в конкретный товар только по описанию, ■убликуемому патентным ведомством, в большинстве случаев невозмож­но. Поэтому передача исключительного права без передачи соответствую-Ьих сведений по воплощению изобретения оказывается пустой, но плат­ной декларацией, на которую никогда не пойдет грамотный покупатель. Насто еще до заключения основного договора заключается предваритель­ный договор (опцион) для ознакомления потенциального правопреемника к технической и иной документацией в отношении того или иного объекта промышленной собственности, для посещения действующего производст­ва правообладателя и т. д.

Существует много других условий, которые включают в договоры. [Например, гарантии и ответственность сторон, оказание технической по­мощи, конфиденциальность передаваемых сведений, защита передавае­мого права, условия расторжения договора, рекламы продукции по дого­вору, разрешение споров между сторонами и т. д.

Взаимные права и обязанности сторон определяются не только дого­вором, но и положениями гражданского права о сделках и договорах, а так-|же положениями антимонопольного законодательства.

Следует подчеркнуть, что любые условия договора, которые противо­речат гражданскому законодательству, являются недействительными.

Существует множество видов договоров, с помощью которых может рыть передано исключительное право, например лицензионный договор, шоговор уступки, франшизный договор, договор о передаче полномочий, договор доверительного управления, агентский договор, договор поручи­тельства и т. д. Некоторые из этих договоров кратко рассматриваются в по-

276 » Глава 7. Передача исключительного права

§ 7.5. Лицензионный договор • 277

следующих разделах. Для детального изучения и использования догово передачи исключительного права следует обращаться к специализирова ной литературе и специалистам.