На торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інте- \ лектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному викорис­танню торговельної марки, в тому числі забороняти таке викорис­тання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. У цьому випадку мова йде про закони України, які регулюють права на окремі об'єкти інтелектуальної власності. Зокрема, такою нормою є ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», яка називається «Права, що випливають із свідоцтва». Додатково до вищезазначених прав п. 7

цієї статті передбачає: «Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору».

Для того, щоб проаналізувати повноваження особи, що має майнові права на знак для товарів та послуг, з'ясуємо поняття використання зазначеного об'єкта. Відповідно до п. 4 ст. 16 Зако­ну України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ви­користанням знака визнається:

— нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєст­
ровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану
з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

— застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

— застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Отже, особа, що має майнові права на торговельну марку, має такі

правомочності:

1) самостійно вчиняти вищенаведені дії з використання тор­говельної марки (ця правомочність може бути реалізована лише правоволодільцем, а тому жодні договори стосовно цієї правомоч­ності не можуть бути укладені);

2) дозволяти вчинення дій із використання торговельної марки іншим особам (ця правомочність може бути реалізована право­володільцем шляхом укладення, зокрема, ліцензійного договору);

3) перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке вико­ристання (цю правомочність особа може реалізувати як самос­тійно, так і шляхом надання такого права своїм договірним кон­трагентам, зокрема у випадку видачі виключної ліцензії).

Оскільки відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» марка визнається використа­ною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у Формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки, то правоволоділець має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

—зареєстровану марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

—зареєстровану марку стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

—позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо наведе­них у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого викорис­тання ці позначення і марку можна сплутати;

—позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок та­кого використання можна ввести в оману щодо особи, яка вироб­ляє товари чи надає послуги, або ці позначення і марку можна сплутати;

4) передавати іншій особі майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або відносно частини за­значених у свідоцтві товарів і послуг (ця правомочність може бути реалізована правоволодільцем шляхом укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності).

Необхідно враховувати, що обсяг правової охорони торговельної маркивизначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і пе­реліком товарів і послуг, внесених до Реєстру, якщо інше не вста­новлено законом. Це означає, що права інтелектуальної власності особи, яка зареєструвала торговельну марку, поширюються лише на використання цієї марки стосовно зазначених товарів та послуг.

Дія майнових прав на торговельну марку, як і на інші об'єкти інтелектуальної власності, обмежені по території і в часі. Так, пра­вова охорона торговельної марки поширюється лише на територію тих країн, де вона зареєстрована або визнана добре відомою.

Строк дії майнових прав на зареєстровану торговельну марку становить десять років із дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку. Однак, враховуючи функції торговельних марок, на відміну від прав на

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

інші об'єкти інтелектуальної власності, зазначений строк за ба­жанням правоволодільця може бути продовжений щоразу на де­сять років необмежену кількість разів.

§ 6. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Проаналізувавши цю норму, можна виокремити умови, спільна наявність яких є достатньою підставою для виникнення зазна­ченого права.

По-перше, повинно бути дві тотожних чи схожих до ступеня змішування торговельні марки, одна з яких використовується без закріплення виключних прав на неї або щодо якої зроблені значні і серйозні приготування до застосування, а на іншу видане свідоцтво відповідно до законодавства України.

По-друге, об'єкт, щодо якого подана заявка з метою отримання охоронного документа однією особою, був практично використа­ний іншою особою чи остання здійснила значну і серйозну підго­товку до такого застосування.

По-третє, передбачені законодавством дії (використання чи підготовка до нього) повинні мати місце до дати подачі до Держав­ного департаменту інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У випадку здійснення цих діянь у період між подачею заявки і видачею свідоцтва аналізоване право не виникає.

По-четверте, таке використання повинне здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права.

По-п'яте, необхідна добросовісність застосування аналогічної марки чи приготування до нього. Наприклад, таке позначення

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

повинне бути створене в результаті самостійної паралельної робо­ти чи діяльності інших осіб, але обов'язково незалежно від власни­ка свідоцтва.

По-шосте, факт використання чи приготування до використан­ня повинен мати місце на території України. Застосування об'єкта за межами нашої країни не є підставою для придбання аналізова­ного права, оскільки у зв'язку з територіальною сферою дії охоронного документа особа, що використовувала тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення за межами країни видачі свідоцтва, може безперешкодно продовжувати там таке застосу­вання.

Надання права попередньому користувачеві традиційно перед­бачається стосовно винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Саме такий законодавчий компроміс видається виправда­ним, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності — новизна. Коли ж мова йде про торго­вельні марки, то наведений аргумент у зв'язку з вимогою відносної новизни позначень на користь введення права попереднього користувача не може бути застосований. Також стосовно торго­вельної марки досить важко встановити межу значної і серйозної підготовки для використання.

Доцільно звернути увагу на різницю між терміном «право по­переднього користування», який вживав раніше законодавець, і «право попереднього користувача», який використовує ЦК. Цілком обґрунтовано змістили акцент на особу, яка наділена цим правом. Оскільки зазначеним правом наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підготовку, то існує й обмеження можливостей його відчуження: право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було викори­стано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготов­ку для такого використання.

Слід зазначити, що законодавство України уже передбачало аналогічне право попереднього користувача на знак. Мова йде про положення, якими Закон України «Про охорону прав на знаки для

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

товарів та послуг» був доповнений 16 червня 1999 р. у зв'язку з тим, що в СРСР знаки для товарів та послуг використовували різні суб'єкти, які виготовляли однорідну продукцію, і після розпаду СРСР виникла велика кількість спорів, пов'язаних із правом на такі позначення. Тоді було розширено підстави для відмови в наданні правової охорони і закріплено, що не може бути за­реєстроване як знак таке позначення, яке добросовісно викорис­товувалося до 1 січня 1992 р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів. Що стосується осіб, які до внесення цих змін уже отримали свідоцтво на такі позначення, то було передбачено обмеження їх прав: не визнавалося порушенням прав власника такого свідоцтва добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 р. Однак слід звернути увагу, що значна і серйозна підготовка до викорис­тання позначення не була підставою обмеження прав власника свідоцтва.

Якщо бути логічно послідовним, то необхідно вирішити також питання наявності чи відсутності прав післякористувача.Оскільки законодавець вводить можливість відновлення чинності достро­ково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Роз­глядати цю ситуацію доречно за умови, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб, то можна зробити висновок, що вони з погляду законодавства у них відсутні.

У зв'язку з закріпленням права попереднього користувача на марку існує можливість введення в оману щодо особи, яка ви­робляє товари або надає послуги. Пояснюється це і тим, що не-вирішеним залишається також питання стосовно якості товарів та послуг власника свідоцтва та попереднього користувача, особливо у випадках їх значної розбіжності. Повинен бути передбачений законодавчий механізм узгодження якості товарів та послуг із встановленням, наприклад, що якість товарів та послуг попе­реднього користувача не повинна бути нижчою від якості товарів

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

та послуг власника свідоцтва, а власник свідоцтва має право кон*Р
тролю за якістю товарів та послуг. хї

Потребує вирішення також питання наявності чи відсутності прав післякористувача. Оскільки законодавець вводить можли-? вість відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, то; у проміжок між припиненням і відновленням зазначених прав; інші особи можуть фактично використовувати позначення чи зробити підготовку до цього. Розглядати цю ситуацію доречно за умов, що зазначені дії не вводять в оману споживача. Оскільки в нормативних актах нічого не говориться про права таких осіб; можна зробити висновок, що вони, з погляду законодавця, у них відсутні.

§ 7. Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Законодавство України в ст. 497 ЦК та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає підстави припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг і після дати подання заявки. Зазначена обставина повинна бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговель­них марок у родове поняття можуть слугувати: нейлон, целофан, ! термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розми­вання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно позначення «Xerox».

Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загаль­новживане позначення певного виду товарів, доцільно: 1) проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне | маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговель- І ною маркою (це буде нагадувати споживачам, що це позначення є торговельною маркою, а не назвою товару); 2) при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд із застосуванням * торговельної марки.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Якщо позначення стало загальновживаним лише щодо певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватиметься лише певного товару чи послуги за умови, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової

охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на тор­говельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі дії можуть бути вчи­нені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб (зокрема, ліцензіатів). Звичайно, до цього способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключ­них майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи жод­них переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відо­мостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при па­сивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелек­туальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припи­няється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.