Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби... Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа (ч

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа (ч. 2 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), але задовольняється позов лише тієї особи, права якої порушені чи оспорюються або яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 Господарського процесуального кодексу). Прикладом доказу зацікавленості особи може бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схожої торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» за цією підставою дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної
марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження
імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодав­
ством;

б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє то­
вари або надає послуги, під час використання знака особою, що
звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг,
стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При вирішенні питання, чи мало місце використання торго­вельної марки, необхідно враховувати, що у цьому випадку зако­нодавство допускає:

1) номінальне використання: використанням торговельної мар­
ки власником свідоцтва вважається також використання його
іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4
ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та
послуг»);

2) видозмінене використання позначення: знак визнається
використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого
знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого зна­
ка лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг»).

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Якщо має місце підстава для дострокового припинення лише стосовно певного товару чи послуги, то права припиняються лише

в цій частині.

Що стосується періоду невикористання, то Угода про торго­вельні аспекти прав інтелектуальної власності в ст. 19 передбачає, що мінімальним строком невикористання для анулювання

реєстрації є три роки.

Водночас Директива Ради ЄЕС щодо наближення законо­давства держав-членів, що стосується торговельних марок, від 21 грудня 1988 р. у п. 1. ст. 12 передбачає, що підставою для скасу­вання є безперервне невикористання протягом п'яти років. Якщо навіть невикористання мало місце протягом зазначеного строку, але до подання заявки почалося чи відновилося, то санкції не за­стосовуються. Однак початок чи відновлення використання про­тягом трьох місяців до подання заяви на скасування не повинне братися до уваги, якщо ці дії було здійснено тільки після того, як володільцю стало відомо про можливість подання заяви про скасу­вання.

Хоча вимога використання торговельної марки є звичною для законодавства різних країн, строк можливого невикористання відрізняється: три роки — в Україні, Російській Федерації, Італії і Японії, п'ять років — у Великій Британії, Франції, Германії, шість років — у США тощо¹.

Законодавство України передбачає, що для відмови в задово­ленні заяви достатньо вчинення будь-якої із наведених дій: 1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстрова­но, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) за­стосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування його в

¹ Калятш В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для ву­зов. - М.: НОРМА (Издательская группа HOPMA-ИНФРА • М), 2000. - С. 363.

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Стосовно таких дій, як застосування його в діловій доку­ментації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах, то тут важко встановити, щодо якого товару використову­валося позначення, а тому практично неможливо ставити питання про припинення чинності майнових прав інтелектуальної влас­ності стосовно частини товарів чи послуг.

А от у законодавстві зарубіжних країн зазначене питання вирі­шується інакше. Так, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і наймену­вання місць походження товарів» лише за наявності поважних причин незастосування товарного знака на товарах чи їх упаковці може бути визнане використанням також застосування товарного знака в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводилися в Російській Федерації. Такими поважними при­чинами можуть бути: неможливість отримання дозволу на вироб­ництво товарів або на їх імпорт, аварії на виробництві, форсмажорні обставини тощо.

Для застосування аналізованої підстави важливе значення має з'ясування також обсягу необхідного використання, який буде достатнім для відмови в достроковому припиненні чинності май­нових прав інтелектуальної власності. Так, деякі науковці вважа­ють, що застосування знака до одного екземпляра товару (упаков­ки) саме по собі не є використанням товарного знака, але якщо цей екземпляр пропонується до продажу або якщо виготовлено партію таких екземплярів, то це вже використання¹.

На наш погляд, при такому розумінні досить важко застосувати цю підставу припинення прав, адже правоволоділець, можливо, за три роки і продав комусь один виріб із використанням торго-вель-ної марки. Однак цього недостатньо для збереження прав.

¹ Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»: Подзаконные норматив­ные акты. — М.: Экзамен, 2004. — С. 103.

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки Тому більш точним буде говорити про «невикористання або недо­статнє використання торговельної марки», а тому доречно внести зміни до формулювання аналізованої підстави припинення прав інтелектуальної власності.

Незалежно від підстави, якщо у зв'язку з достроковим при­пиненням чинності виключних майнових прав на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її викори­стання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначе­ний дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Виключні майнові права інтелектуальної власності на торго­вельну марку, достроково припинені за заявою особи, якій ці пра­ва належали у момент їх припинення, можуть бути відновлені

(ст. 498 ЦК).

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ніхто інший, крім колишнього влас­ника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протя­гом трьох років після припинення його дії, окрім дострокового припинення дії прав у зв'язку з невикористанням.

Хотілося б звернути увагу, що ЦК говорить про відновлення майнових прав, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» про можливість повторної реєстрації. Відмін­ність між цими термінами полягає в тому, що при відновленні по­винна бути передбачена спрощена процедура порівняно з новим набуттям прав нате саме позначення. Пояснюється це тим, що, як мінімум, немає потреби проводити експертизу для визначення, чи відповідає позначення умовам надання правової охорони.

Певним прикладом відновлення прав можна вважати поло­ження ч. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», відповідно до якого у випадку припинення чинності прав у зв'язку з несплатою збору за продовження строку Дії свідоцтва зазначений збір, але уже збільшений на 50 %, може бути сплачений протягом шести місяців після встановленого

строку.

Вважаємо, що можливість відновлення чи повторної реєстрації залежить від підстави дострокового припинення чинності прав. Так, недоречно надавати зазначені права, якщо вони були при-

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

пинені за рішенням суду у зв'язку з перетворенням марки в по*' значення, що стало загальновживаним як позначення товарів і по­слуг певного виду після дати подання заявки.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть: бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених за-, коном. Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнане у судо­вому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невід­повідності зареєстрованого знака умовам надання правової охо­рони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати подання заявки.

Питання для самоконтролю:

1. Яким ознакам повинно відповідати позначення, щоб бути тор­говельною маркою?

2. Наведіть приклади класифікацій торговельних марок.

3. Які умови надання правової охорони торговельним маркам
визначені чинним законодавством України?

4. Кому можуть належати майнові права на торговельні марки?

5. Яким критеріям повинна відповідати торговельна марка, щоб бути визнаною добре відомою?

6. Які дії визнаються використанням знака для товарів та послуг?

7. Розкрийте суть права попереднього користувача на торговельну марку.

8. Які підстави для припинення та визнання недійсними прав інте­лектуальної власності на торговельну марку передбачені чинним законо­давством?

21. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення