Тема 4. Право на средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ и услуг.

В соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации термином "интеллектуальная собственность" охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, но не права на них (статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Гражданско-правовой индивидуализацией юридического лица и результатов его деятельности представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и государством по поводу приобретения, использования, распоряжения и охраны средств индивидуализации юридического лица и результатов его деятельности.

Средства индивидуализации определенные условные обозначения (словесные, изобразительные, объемные, звуковые, комбинированные и другие обозначения, знаки, символы), при помощи которых юридическое лицо ассоциируется с товарами, работами, услугами и своей деятельностью.

Пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В системе средств индивидуализации могут быть выделены следующие группы:

1) средств индивидуализации юридического лица (фирменное наименование; место нахождения; доменное имя);

2) средств индивидуализации результатов деятельности юридического лица (товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров);

3) средств индивидуализации предприятия как имущественного комплекса (коммерческое обозначение).

Следует отметить, что наименование места нахождения лица не относится к объектам исключительных прав, значит, не подлежат правовой защите в качестве объектов исключительных прав.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации признаются интеллектуальные права, которые включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права.

Правовая защита фирменного наименования предоставляется Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности[37],, в силу ст. 8, фирменное наименование охраняется бессрочно и не требует специальной процедуры регистрации. Однако, отсутствие специальной процедуры регистрации не означает отсутствия законодательных требований к фирменному наименованию (пункт 2 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации )[38].

В соответствии с пунктом 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации каждое юридическое лицо должно иметь наименование, позволяющее его идентифицировать. При этом наименование юридического лица должно указывать на его организационно-правовую форму. Таким образом, фирменное наименование состоит из двух частей: указания на организационно-правовую форму и идентифицирующей словесной составляющей[39]. Наименование юридического лица указывается на русском языке полностью и при необходимости сокращённо. Согласно пункту 4 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческая организация параллельно с наименованием обязана иметь фирменное наименование, указанное в учредительных документах.

Фирменное наименование как объект исключительных прав служит коммерческим обозначением деятельности соответствующего юридического лица, некая словесная персонификация коммерческой организации в гражданском обороте. Вместе с тем, фирменное наименование может указываться и на товарах, произведённых правообладателем, что приближает такой способ использования фирменного наименования к незарегистрированному товарному знаку.

Товарный знак (знак обслуживания) является словесно-символьным (образным) обозначением отдельного коммерческого направления деятельности любого юридического лица или индивидуального предпринимателя. Правовая защита товарного знака в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации, в соответствии с Единой международной классификации товаров и услуг, Мадридского соглашения "О международной регистрации знаков".

Кроме того, в отличие от фирменного наименования товарный знак нуждается в специальной государственной регистрации для того, чтобы получить охрану, исключительное права на использование в качестве словесно-образной идентификации соответствующей сферы экономической деятельности правообладателя. Надо отметить оборотоспособность товарного знака, может передаваться полностью (уступка) или частично (по лицензионному соглашению другому лицу).

Вследствие того, что фирменное наименование и товарный знак (или его часть) могут представлять собой словесное обозначение, то при совпадении товарного знака и фирменного наименования возможны судебные споры о приоритете того или иного исключительного права.

Необходимо отметить, что суды высказываются за независимость, самостоятельность фирменного наименования и товарного знака как объектов исключительных прав. При этом, не исключается конкуренция имущественных прав, по сути конкуренции оснований деликтной защиты этих абсолютных прав. Надо отметить о существовании дых критериев определения исключительного права на фирменное наименование и товарный знак, тождественный или сходный, выработанные судебной практикой. Первый - принцип старшинства начала использования[40], второй - территориальной распространённости (совпадение объёма, характера, территории использования)[41].

Наличие широкого перечня прав возможного использования товарного знака, чем прямо предусмотренного законодателем, подтверждается судебной практикой. Нередко возникают ситуации, когда одной стороне принадлежит словесный товарный знак (или комбинированное обозначение с охраняемым словесным элементом), а другой стороне (юридическое лицо) имеет фирменное наименование с таким же словесным элементом, при этом совпадает сфера их деятельности. В таких спорах владелец товарного знака опирается на законодательные нормы об охране товарного знака, знака обслуживания, другая сторона, - на использование своего фирменного наименования.

Суды разрешают подобные споры руководствуются законодательными нормами о том, что товарный знак – средство индивидуализации товаров, работ и услуг, а фирменное наименование – средство индивидуализации субъекта прав, включающая не только произвольное название «Ромашка», но и указание на организационно-правовую форму ООО «Ромашка».

Исходя из этого, использование на упаковке товара только произвольную часть своего фирменного наименования или выделение ее размером букв, шрифтом признается использованием чужого товарного знака. Нужно отметить, исключительное право на фирменное наименование не означает возможность его использования для индивидуализации самого товара, что подпадает под защиту права на товарный знак. При этом, это не означает, если произвольная часть фирменного наименования производителя зарегистрирована в качестве товарного знака третьим лицом, то производитель вообще не может указывать свое полное название на упаковке или этикетке. Указание фирменного наименования для идентификации производителя обычно не признается нарушением прав на товарный знак[42].

Сложные споры возникают, когда сталкиваются права на фирменное наименование и знак обслуживания. Имеется в виду ситуация, при которой юридическое лицо под своим фирменным наименованием, а владелец знака обслуживания – под таким же обозначением, оказывают однородные услуги. Соответственно, владелец знака обслуживания имеет исключительное право использовать его для обозначения услуг: указывать в рекламе. Однако, деятельность юридического лица по оказанию услуг неотделима от самой организации, и должна иметь право указывать себя как лицо, оказывающее такие услуги. Вследствие чего, потребители отличают услуги конкретной организации по ее наименованию.

Следует отметить, судебная практика пошла по пути, согласно которому использование фирменного наименования в том виде, в котором было зарегистрировано, т.е. вместе с указанием организационно-правовой формы, не признавалась нарушением прав на знак обслуживания. В то же время, когда лицом добросовестно использовалось фирменное наименование полностью, суды исходили из принципа недопущения смешения организаций, их услуг основываясь на отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. Суды не оценивают обстоятельства возникновения прав на товарный знак и фирменного наименования (дат их возникновения)[43].

В одном случае, использование охраняемых элементов зарегистрированного товарного знака в коммерческой и рекламной деятельности признается нарушением исключительных прав владельца товарного знака[44].

В другом случае, использование полного фирменного наименования признаю нарушением права на знак обслуживания. Данная позиция высказана Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делу в отношении товарного знака «Спартак». Использование без разрешения владельца товарного знака того же обозначения в наименовании другого юридического лица, которому разрешено осуществлять коммерческую деятельность того же рода, что и деятельность правообладателя признается нарушением исключительное право на использование товарного знака, поскольку возникает вероятность смешение[45].

Аналогичный вывод суда сделан по товарному знаку «Белая башня»[46].

Хотелось обратить внимание на случай, когда в защите права на товарный знак судом было отказано на основании того, что фирма с соответствующим фирменным наименованием возникла и стала осуществлять деятельность ранее даты приоритета товарного знака[47].

Речь идет о праве преждепользования в отношении товарных знаков. Впрочем, несмотря на отсутствие законодательного закрепления такого положения, применимо в решениях судов, что недостаточно обосновано.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правовая охрана на товарный знак распространяется на однородные товары. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель использования), вид материала, взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров, место и условия их реализации, круг потребителей. Однако, вследствие того, что однородность товаров и услуг невозможно исследовать в отрыве от осуществляемой деятельности юридического лица, происходит столкновение прав на разные средства индивидуализации.

В данном контексте, при конкуренции прав на различные средства индивидуализации необходимо руководствоваться правилами статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 6 указанной статьи, при конкуренции прав на различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) преимущество имеет средство индивидуализации, право на которое возникло ранее.

Однако, разрешая спор о законности регистрации товарного знака и возможности применить пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом подлежат исследованию обстоятельства использования фирменного наименования. Для установления преимущества разных средств индивидуализации исследованию подлежат даты возникновения прав, и то право, которое возникло ранее, имеет приоритет. В рассматриваемом случае, возникает необходимость установления основания полного запрета использования «более позднего объекта» или исключения смешения (частичного) в определенных видах деятельности или на определенной территории.

При равной территориальной распространённости товарного знака и использования фирменного наименования начало использования товарного знака (в том числе приоритет незарегистрированного обозначения) ранее даты регистрации юридического лица с таким же или сходным до степени смешения фирменным наименованием, то такое фирменное наименование подлежит изменению. В противном случае, товарный знак может быть аннулирован[48].

Если право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, то обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

В случае столкновения прав на одинаковые средства индивидуализации необходимо применять некоторые положения статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначенияв отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Незарегистрированное в качестве товарного знака обозначение сходное с товарами и услугами, в отношении которых до даты приоритета зарегистрированного товарного знака будет иметь преимущество, если в результате использования не возникает вероятность смешения.

Следует обратить внимание, что законодатель не использует термин «сходство до степени смешения» в определении вопроса о нарушении прав, а употребляет термин «сходство» с дополнением «если в результате использования возникнет вероятность смешения».

В этом смысле, очевидно, что понятие «сходство» существенно отличается от понятия «сходства до степени смешения». Какие критерии определения возникновения вероятности смешения, в результате использования сходного товарного знака? В пункте 13 Информационного письма Президиума Высший Арбитражный Суд Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 121 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»[49] указано, что вопрос о сходстве и вероятности смешения разрешается судом, и назначение экспертизу не обязательно. Причем, в качестве доказательства вероятности смешения можно применять опрос общественного мнения.

Представляется, что судебная практика повлияла на содержания пунктов 1, 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, из системного толкования которых следует, что в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации указан открытый переченьспособов использованиятоварного знака.

В соответствии с пп. 2 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Несмотря на указанную правовую норму, возникает неопределенность связанная со степенью известности произведения. Речь идет о любом известном названии произведения (имени персонажа) или только об охраняемом авторским правом. В судебной практике имя персонажа рассматривается неотъемлемой частью персонажа, а персонаж частью произведения, в случае регистрации товарного знака признается недействительной[50]. Отдельно название чего-либо может выступать в качестве объекта авторского права, если такое название является частью произведения и отвечает его признакам[51].

Если лицо использует чужой объект авторского права без согласия обладателя имущественных прав, и зарегистрировало его в качестве товарного знака, то не признается нарушением авторских прав. Данная позиция нашла отражение в Постановлении Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа от 20 марта 2003 г. № Ф08-772/2003, при действующей регистрации товарного знака нарушение авторских прав не может быть признано[52].

В соответствии с пп. 3 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Перечисленные в ней обозначения ставятся в один ряд и разделяются лишь по временному приоритету (права на какое обозначение появились раньше). Если воспринимать норму буквально, то регистрация доменного имени не допускает регистрацию товарного знака с таким же обозначением.

Более того, здесь возникает вопрос: что есть доменное имя. В соответствии с Бернской Конвенцией об охране литературных и художественных произведений[53], доменное имя признается полный Интернет-адрес (nic.ru, kolosov.info). Доменное имя как Интернет-адрес состоит из доменов двух уровней: первого уровня «ru», «info» и второго уровня, - «nic» и «kolosov»). Таким образом, при буквальном толковании пп. 3 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации мы должны придти к выводу, что наличие доменного имени «nic.ru» может препятствовать регистрации товарного знака «nic.ru», но не «nic». Из буквального толкования вытекает, преимущество доменного имени перед правовым статусом товарного знака. К тому же, о каком конкретно товарном знаке идет речь – словесном, комбинированном, графическом? Как проводить сравнение на тождество товарного знака и доменного имени? Так, в большинстве случаев точка и зона будут считаться неохраняемыми элементами товарного знака.

Доменное наименование является лишь адресом в сети Интернет, а правовое регулирование подобных отношений отсутствует. Доменное имя не является ни товаром, ни услугой, ни товарным знаком, а сам адрес не является рекламой[54].

Отсутствие в нормах закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий правонарушением. Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности «подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента»[55].

Таким образом, несмотря на отсутствие прямого законодательного указания на возможность нарушения исключительных прав с помощью использования товарного знака в качестве доменного наименования в сети Интернет косвенное допущение такого права фактически установило новый способ использования товарного знака.

Выявление и обобщение высказанных судами правовых позиций по данному вопросу имеет большое научное и практическое значение. Арбитражная практика через высказанные судьями убеждения о смысле понятий и правовых норм формирует понимание природы товарного знака и принципов регулирования, связанных с ним отношений.

Хотелось обратить внимание, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В данном контексте рекомендуется рассмотреть судебную практику по разрешению спорам, связанным с защитой права на товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак (обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Статьей 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, подтверждающее исключительные права товаров и услуг, в отношении которых действует. Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарного знака словесных обозначений (ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами. Согласно примерному перечню закрепленному в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Использование без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров является незаконным использованием товарного знака. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации с зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя является незаконным использованием товарного знака, так как отсутствие запрета не является разрешением, и не может считаться согласием[56].

По смыслу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя способны повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя информации об изготовителе продукции или товаре.

Поскольку упаковка товара ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком, то реализация такой продукции в упаковке, сходной до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками нарушает исключительные права на комбинированные товарные знаки[57]. Факт производства упаковки с использованием чужого товарного знака, а также использование товарного знака на вывеске и топливораздаточных колонках АЗС без разрешения его владельца, признается нарушением права на товарный знак[58].

В рамках изучаемой тематики по дисциплине «Основы гражданского права» обратимся к рассмотрению дела с участием таможенных органов. В результате выборочного таможенного досмотра Хабаровской таможни установлен на всех первичных упаковках факт наличия маркировки изготовителя ТМ BAIKAL. В результате фотосъемки товаров установлено, что ввезенный ООО «Дальтехснаб» товар имеет маркировку на упаковке, содержащую комбинированное обозначение: словесный элемент «Baikal» и изображение круга, очерченного вокруг буквы «В». По информации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, товарные знаки «BAJKAL» и «Армстронг-Байкал» зарегистрированы за «АВИ Лайесенсинг Компани» в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации согласно соответствующим свидетельствам. В ходе сравнительного анализа на предмет тождества и сходства обозначения «Baikal», использованного на упаковке товара ООО «Дальтехснаб», и обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков «BAJKAL» и «Армстронг-Байкал» установлено, что обозначение «Baikal» сходно с товарным знаком «Армстронг-Байкал» по фонетическому признаку, поскольку они имеют одинаковое звучание со вторым словом товарного знака, а с товарным знаком «BAJKAL» по визуальному признаку, поскольку по буквенному написанию имеется различие лишь в одной букве. Суд пришел к выводу, относительно обозначения товаров, совпадения всех трех признаков для выводов о сходстве словесных обозначений, законодательством не предусмотрено, что не доказывает незаконное использование чужого товарного знака.[59]

В силу п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Так, судом установлен факт использования предпринимателем товарного знака «Adidas» при розничной продаже мужской футболки с изображением указанного товарного знака. Правообладателем исключительных прав на товарный знак «Adidas» является компания «Adidas AG» и « Adidas International Marketing B. V.». Лицензиатом на территории Российской Федерации является ООО «Адидас», г. Москва. В ходе проведения контрольных мероприятий изъятый товар имел признаки несоответствия оригинальной продукции «Adidas», содержит незаконное воспроизведение товарных знаков «Adidas». Продукция произведена не на производственных мощностях «Adidas» с нарушением требований по маркировке изделия. Суд пришел к выводу о том, что реализуемая продукция является контрафактной[60].

Согласно п. 2 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

При этом, требование об изъятии и уничтожении контрафактного товара не подлежит удовлетворению, если невозможно определить фактическое наличие спорного товара и его местонахождение[61]. Кроме того, при установлении контрафактности товара или легальности введения товара в гражданский оборот указывают на недопустимость использования доказательств, полученных с нарушением закона[62].

Право правообладателя на возмещение убытков или выплаты компенсации от нарушителя его исключительного права на товарный знак, предусмотрена ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно аб. 2 п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Лицо, допустившее нарушение исключительного права, вправе доказывать отсутствие в этом своей вины, одного из элементов состава правонарушения, обуславливающего взыскание компенсации. Степень вины должна учитываться судом при рассмотрении требования о взыскании компенсации, как влияющая на ее размер. Согласно пункту 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. №122[63] «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», лицо, использующее товарный знак без разрешения правообладателя должно проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации. Данная позиция нашла отражение по делу № А54-4601, перед использованием чужого товарного знака хозяйствующий субъект должен проверить, предоставляется ли ему правовая охрана на территории Российской Федерации[64].

Аналогичная позиция, в силу которой, субъекты предпринимательской деятельности при приобретении на внутреннем российском рынке иностранных товаров, в обозначение которых включены охраняемые товарные знаки, должны проверить, что их введение в гражданский оборот осуществляется с согласия правообладателя товарного знака[65].

Суд учитывает срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя[66].