Лекція 12. Процедура патентування винаходу

12.1. Тимчасова правова охорона

12.2. Процедура видачі патенту України на винахід (корисну модель)

12.3. Винаходи, що становлять державну таємницю

12.4. Сплата збору за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи (корисні моделі)

12.5. Припинення дії патенту та визнання його недійсним

12.6. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

12.1. Тимчасова правова охорона

Від дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, заявнику надається тимчасова правова охорона в обсязі формули винаходу.

Публікація відомостей про заявку є своєрідною рекламою для заявника, яка дає можливість з'ясувати питання стосовно зацікавленості інших осіб у створеному винаході.

Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Якщо прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, тимчасова правова охорона вважається такою, що не на­стала.

Від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про заявку на винахід, яка прийнята до розгляду, будь-яка особа, оз­найомившись з матеріалами заявки, може подати клопотання про проведення експертизи заявки по суті з метою оспорювання ви­дачі патенту або вирішення питання щодо придбання права влас­ності на винахід чи укладення ліцензійного договору.

12.2. Процедура видачі патенту України на винахід (корисну модель)

На підставі рішення про видачу патенту на винахід Устано­ва здійснює державну реєстрацію патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру.

Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється одночасно з публікацією відомостей про його вида­чу за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту.

До Державного реєстру патентів України на винаходи (ко­рисні моделі), який є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на винаходи та всіх змін їх правового статусу, заносяться відомості про патент.

Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитись з відомостями, що занесені до Дер­жавного Реєстру патентів України на винаходи (корисні моделі) відповідно до «Інструкції про порядок ознайомлення з матеріала­ми заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що зане­сені до державного реєстру патентів України на винаходи і Дер­жавного реєстру патентів України на корисні моделі» від 24 черв­ня 1995 р.

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент на ім'я особи, яка зазначена у заяві. Деклараційний патент на винахід (корисну модель) ви­дається під відповідальність його власника за відповідність вина­ходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Патент містить власне патентну грамоту та винахід з формулою. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей виз­начаються Установою.

У патенті подаються бібліографічні дані, зокрема, номер та дата подання заявки, дата пріоритету, якщо він заявлявся, ім'я ви­нахідника та ім'я власника патенту, а також опис винаходу з фор­мулою і, за необхідності, ілюстративні матеріали. Ступінь повно­ти опису повинен дозволяти проведення технологічної або конст­руктивної розробки об'єкта винаходу чи безпосередньо його ви­користання.

Про факт виникнення прав, що випливають з патенту на ви­нахід, свідчить публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. Одночасно з публікацією про видачу патен­ту здійснюється його державна реєстрація, тобто дата публікації і є датою, з якої діють права власника, що випливають з патенту.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, тобто за нею встановлюється факт використання чи невикорис­тання винаходу. Тлумачення формули винаходу здійснюється у межах винаходу та креслень, якщо на них є посилання в описі.

Власник деклараційного патент}' на винахід з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід може по­дати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи за­явки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання по­винно надійти до Установи не пізніше трьох років від дати подан­ня заявки, за якою видано деклараційний патент.

Строк дії патенту на винахід, виданого замість декла­раційного патенту на винахід, становить 20 років від дати подан­ня заявки на деклараційний патент на винахід.

У випадку втрати чи зіпсуття патенту його власнику видається дублікат патенту у порядку, встановленому Установою. За видачу дубліката патенту сплачується збір.

12.3. Винаходи, що становлять державну таємницю

Винаходи, створені з використанням інформації, за­реєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю, та якщо інтереси держави потребують, щоб їх суть не була розголошена, належать до таких, що становлять державну таємницю.

Винахід, що становить державну таємницю, одержує право­ву охорону і використовується відповідно до вимог чинної норма­тивно-законодавчої бази України про державну таємницю.

Винахід, що становить державну таємницю, охороняється посвідченням на винахід, що засвідчує авторство, пріоритет вина­ходу та надає право на одержання грошової компенсації.

Посвідчення діє протягом строку засекречування винаходу, але не довше від терміну дії патенту, тобто 20 років від дати по­дання заявки до Установи.

За видачу га підтримання чинності посвідчення на винахід, що становить державну таємницю, збір па сплачується.

Чи можна отримати патент України на винахід, що стано­вить державну таємницю і охороняється посвідченням?

Так. Протягом одного року від дати одержання заявником рішення державного експерта про розсекречення винаходу він мае право подати до Установи клопотання про видачу патенту на період, що залишився до закінчення терміну дії патенту України на винахід.

При цьому сплачується збір.

12.4. Сплата збору за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи (корисні моделі)

За дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, сплачують­ся відповідні збори. Перелік дій, за які сплачується збір, його розміри, терміни сплати, а також підстави для звільнення від салати збору або зменшення його розміру, порядок повернення збору визначені „Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", яке затверджено Постановою Кабміну України від 16 червня 2003 р.

За підтримання чинності патенту сплачується річний збір за кожний рік його дії, рахуючи від дати подання заявки. Перша сплата збору за поточний рік провадиться протягом чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. За кожний наступний рік дії патенту спла­та збору повинна провадитись протягом чотирьох місяців до кінця поточного року дії патенту.

Документ про сплату збору може надійти до Установи про­тягом і 2-ти місяців після закінчення встановленого терміну, але в цьому випадку розмір збору збільшується на 50 відсотків. Якщо після закінчення шестимісячного терміну документ про сплату збору до Установи не надійде, дія патенту припиняється.

Сума збору повертається платникові (частково або повністю) у разі:

‒ сплати збору у більшому розмірі, ніж передбачено Поло­женням;

‒ повернення Установою заяви ( клопотання) або відмови у її прийнятті.

Для нього необхідно подати заяву про повернення суми збо­ру протягом року з дня її зарахування на рахунок Установи.

12.5. Припинення дії патенту та визнання його недійсним

Патентне законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності патенту.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. З ініціативою про дострокове припинення чинності цих прав може виступати лише та особа, якій вони належать. За загальним правилом нею виступає власник відповідного патенту (ст. 464 ЦК України). Відповідно до ст. 32 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та ст. 24 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” власник патенту у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи (центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності – на сьогодні Державний департамент з інтелектуальної власності). Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Таблиця – Порівняльний аналіз підстав припинення дії патенту на корисну модель (винахід) та промисловий зразок

Здійснення права власника патенту на дострокове припинення чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок має певні межі: це не повинно суперечити умовам договору. Мова йде про випадки, коли власник патенту уклав відповідний договір (наприклад, ліцензійний) на право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. За таких обставин власник патенту не вправі виступати з ініціативою про дострокове припинення чинності відповідних прав, якщо це суперечитиме умовам укладеного ним з іншою особою договору.

За статтею 467 ЦК України у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватись будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Вільне використання передбачає, що будь-яка особа може його здійснювати без одержання дозволу на це від володільця патенту. Безоплатність використання означає, що використання відповідного об'єкта будь-якою особою здійснюється без сплати винагороди. Названі правові наслідки є загальними, оскільки стосуються як припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності у зв'язку із закінченням встановлених строків їх чинності (ст. 465 ЦК України), так і випадків дострокового припинення їх чинності (ст. 466 ЦК України).

У ч. 2 ст. 467 ЦК України передбачені спеціальні правові наслідки щодо тих випадків, коли мало місце дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, і цим було завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання відповідного об'єкта. У такому випадку завдані збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала цей дозвіл. Водночас договором чи законом може бути встановлено звільнення особи, що надала відповідний дозвіл, від відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав.

Відповідно до ст. 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення. Однак сьогодні законодавством не передбачений такий порядок, що утруднює реалізацію норм цієї статті. Єдине законодавче положення щодо відновлення достроково припинених виключних майнових прав на винаходи і корисні моделі закріплене ст. 32 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” і стосується випадків припинення дії патенту в разі несплати річного збору за підтримання його чинності.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону (мало місце порушення порядку патентування винаходів, корисних моделей в іноземних державах);

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб [6].

Cт. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” визначає такі умови патентоздатності винаходу, корисної моделі:

1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

8. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

За ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки – патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки визначає такі умови патентоспроможності промислового зразка:

1. Промисловий зразок вiдповiдає умовам патентоспроможності, якщо він є новим i промислово придатним.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у свiтi до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи.

3. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

4. Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в iншiй сфері діяльності.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відмінні риси визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок:

а) різними в обох випадках є підстави;

б) на відміну від дострокового припинення чинності, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відбувається в судовому порядку;

в) різними є відповідні правові наслідки: якщо при достроковому припиненні чинність виключних майнових прав припиняється від дати публікації про це в офіційному бюлетені Установи чи від 1 дня року, за який не сплачено збір, то при визнанні недійсними права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

12.6. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання за­явки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (ко­рисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іно­земних державах раніше зазначеного строку. За подання клопо­тання сплачується збір.

Винаходи патентуються іноземних державах з метою:

• захисту промислового експорту в державах, де передба­чається його здійснювати. Мається па увазі експорт про­мислової продукції: машини, пристрої, обладнання, ма­теріали (речовини), продукція побутового призначення

тощо;

• захисту так званих комплексних поставок, тобто об'єктів капітального будівництва, що споруджуються за кордоном при технічній допомозі України;

• забезпечення патентного захисту національних науково-технічних досягнень в іноземних державах, на території яких винахід буде використовуватись на підставі ліцензійного договору;

• забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва, включаючи створення спільних з інозем­ними фірмами підприємств тощо.

Доцільність патентування винаходу в іноземній державі:

1. У першу чергу необхідно визначити доцільність патенту­вання винаходу в іноземних державах.

2. Одночасно потрібно визначити, у яких саме державах Ви можете одержати патент.

3. Після цього обирається найбільш оптимальний шлях до мети: вибрати процедуру патентування.

Відповідно до вибраної процедури необхідно здійснювати дії щодо:

• підготовки та подання заявок на видачу патентів у відповідні патентні відомства;

• сплати зборів за дії, пов'язані з діловодством заявок та одержанням патентів, а також оплати послуг патентних повірених;

• листування з адміністративними та судовими органами при виникненні спорів.

Доцільність патентування винаходів в іноземних державах залежить від рівня та направленості технічного розвитку в тій чи іншій галузі промисловості конкретної держави.

Рішення стосовно одержання правової охорони винаходу в іноземних державах повинно прийматись за результатами оцінки перспектив його комерційної реалізації окремо в кожній державі.

Всі витрати, пов'язані з патентуванням винаходів в інозем­них державах, несе заявник або, за погодженням з ним, інша зацікавлена особа.

Слід пам'ятати, що при веденні листування з патентним відомством, пов'язаним з одержанням патенту, необхідно додер­жуватись регламентованих строків щодо діловодства заявок та правильності сплати мита, розміри якого друкуються в офіційних патентних бюлетенях Європейського патентного відомства, Євразійського патентного відомства, а також в інших офіційних бюлетенях.

Вибираючи процедуру патентування, необхідно враховува­ти розміри валютних витрат, які включають розміри офіційного мита та гонорарів патентних повірених.

До відома, вартість патентування одного винаходу в одній державі з використанням традиційної процедури від подання заявки до одержання патенту досягає 3-8 тис. доларів США з ураху­ванням оплати послуг патентного повіреного.

Можна, але законом чітко визначено, що до подання заявки на одержання патенту на винахід в орган іноземної держави заяв­ник зобов'язаний подати заявку в Україні.

Відповідно до закону заявник, подаючи заявку на винахід до Установи, повідомляє про свій намір здійснити патентування ви­находу в іноземних державах. Для цього до Управління права та патентної політики Установи надсилається заявка, до якої дода­ються:

• матеріали заявки на винахід у повному обсязі;

• документ, який засвідчує подання заявки до Установи (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення дати подання заявки);

• експертний висновок про можливість опублікування ма­теріалів щодо винаходу в пресі та інших засобах масової інформації згідно з „Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених до відкритого опублікування", за­твердженим постановою Кабміну України від 21 липня 1992 p.:

• документ, який засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництво.

Розгляд заявки здійснюється відповідно до „Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (ко­рисної моделі) в іноземних державах" від 1 червня 1995 р.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження такого повідомлення до Установи заявнику не буде надіслано рішення про заборону патентувати винахід в іноземних державах, він має: право подати заявку па одержання патенту на винахід до відповідного органу Іноземної держави.

Патентувати винахід необхідно в державах, де досить розви­нута галузь відповідна промисловості, та ведуться в цьому на­прямі наукові дослідження. Якщо власник прагне завоювати мо­нополію на ринку, він може запатентувати свій винахід у держа­вах конкурентів, де розташовані їх підприємства, а саме:

• у державах, де планується організувати виробництво даної продукції;

• у державах, де знаходяться основні ринки збуту та перед­бачається продаж ліцензій.

Винахід можна патентувати в державах, що мають по­тенційні МОЖЛИВОСТІ для розвитку даного виробництва, зокрема у державах, що розвиваються.

Важливим фактором при вирішенні питання щодо патенту­вання в тій чи іншій державі є укладені договори про довгостро­кове науково-технічне співробітництво, усталений експорт про­дукції, в якій використовується винахід.

Необхідно звернути увагу на наявність у державі, де пла­нується здійснити патентування, умов для організації нового ви­робництва: географічне положення держави, джерела сировини та транспортні засоби, кадри достатньої кваліфікації тощо.

Патентування винаходу з метою захисту експорту бажано супроводжувати реєстрацією за кордоном знаку для товарів і по­слуг, що підвищить попит на продукцію та її вартість.

Треба пам'ятати, що здійснити патентування неможливо, якщо в державі не існує патентної системи.

Як вибрати процедуру патентування?

Заявник вибирає процедуру патентування сам або за допо­могою патентних повірених, які за його дорученням виконують роботи, пов'язані з патентуванням.

Вибір процедури патентування проводять з урахуванням того, чи бере держава, в якій плануємся здійснити патентування, участь у міжнародних або регіональних договорах з охорони промислової власності, а також особливостей її патентного законодавства.

Якщо необхідно запатентувати винахід лише у декількох державах, можна скористатись так званою трали ні иною процеду­рою, тобто подати заявку безпосередньо в кожну державу патен­тування. Але ця процедура має цілий ряд недоліків, а саме:

• матеріали заявки, зокремаа необхідно складати відповідно до закону, згідно з правилами та мовою кожної держави патентування;

• необхідно оплачувати послуги патентних повірених в кожній державі патентування;

• заявка реєструється патентним відомством тільки після оплати відповідного мита.

Крім традиційної процедури, патентування винаходів в іно­земних державах можна здійснити і за такими процедурами;

• « згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ);

• згідно з вимогами Європейської патентної конвенції (ЄПК);

• згідно з Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК).