Як об'єкт інтелектуальної власності

§ 1. Гносеологічні аспекти інституту комерційної таємниці

Перехід України до ринкової економіки викликав нагальну потребу у нормативному закріпленні поняття «комерційна таємниця» як невід'ємного елемента ринкових відносин. В умовах їх існування нерідко трапляються такі негативні явища, як недоб­росовісна конкуренція, промислове шпигунство тощо.

Слід зазначити, що комерційна таємниця є одни із найстаріших методів охорони інтелектуальної власності. Стародавні майстри зберігали у таємниці секрети своєї майстерності (які не мали пись­мової форми, а були знаннями і ноу-хау окремих людей), і це було задовго до виникнення поняття «інтелектуальна власність»¹.

Із початком промислової революції в Європі природа виробни­чих секретів суттєво змінилася. Складні виробничі процеси і сис­тема ділових відносин вимагали введення письмової документації й зумовили можливість для великої кількості найманих робітників вільно змінювати роботодавця. Виникли дві основні загрози секретам виробництва: 1) нелояльність працівника до колишнього роботодавця і 2) крадіжка документації. Внаслідок цього робото­давці почали включати до трудових контрактів умови, що вимагають від працівника збереження секретів виробництва, які становлять комерційну таємницю. За порушення цих умов вста­новлювався високий ступінь відповідальності.

Комерційна таємниця як засіб захисту господарської, торго­вельної та іншої діяльності існувала не лише в Європі, але й у царській Росії, до складу якої входила більша частина України. Вона була безпосередньо пов'язана з виробництвом, купівлею, продажем різноманітних продуктів, сировини, їх зберіганням, а

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

також окремими аспектами фінансової діяльності заводів, фаб­рик, купців, майстрів та інших суб'єктів господарювання. Були відпрацьовані механізми захисту комерційної таємниці, які до­статньо вдало використовувалися у цивільному обігу.

У XX ст., в умовах планової економіки, яка склалася в подаль­шому і базувалася на соціалістичній власності, монополії держави в економічній сфері, широкому поширенні та запровадженні в господарську діяльність досвіду провідних підприємств, новаторів у різноманітних галузях виробництва, питання про комерційну таємницю саме собою відпало. Захист інформації за необхідності здійснювався за допомогою інститутів державної та військової таємниць¹.

Відродження інститут комерційної таємниці в Україні отримав лише наприкінці 80-х — початку 90-х років XX ст., коли відбулося визнання прав приватної власності, відмова держави від монополії у сфері управління економікою і проголошення свободи підприємницької діяльності. Створене середовище викликало по­яву великої кількості суб'єктів підприємницької діяльності, які одержали право здійснювати у встановленому законом порядку будь-які види діяльності, обирати торговельних партнерів і укла­дати угоди, наймати працівників, самостійно визначати порядок використання отриманих доходів тощо.

Наслідком відродження вільного ринку стало поширення пра­вопорушень в економічному середовищі, у тому числі — недобро­совісна конкуренція. А для такого порушення одним із його проявів і є неправомірне використання відомостей, що становлять комерційну таємницю суб'єкта підприємницької діяльності.

Перед нашою державою постало питання розроблення право­вих механізмів захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю.

¹ Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юрист, 2000. — С. 45.

' Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. — M.: ЗАО «Бизнес-школа», Интел Синтез, 1997. - С. 4.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

§ 2. Охорона комерційної таємниці і ноу-хау у міжнародному законодавстві

Базовим міжнародним актом, на якому заснувалися міжнародні процедури захисту комерційної таємниці, стала Паризька кон­венція про охорону промислової власності, яка закріпили положення щодо необхідності припинення недобросовісної конкуренції. У статті 1 припинення недобросовісної конкуренції відноситься до об'єктів охорони промислової власності.

У статті 10^bis Конвенції закріплюється, що країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції (1). Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і тор­говельних справах (2).

Крім того, відповідно до ст. 10^ter Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для ефективного припинення всіх дій, зазначених у статтях 9, 10, 10^bis (1). Крім того, вони зобов'язуються передбачити заходи, що дозволяють союзам та об'єднанням, існування яких не суперечить законам їх країн і які представляють зацікавлених про­мисловців, виробників чи торговців, діяти через суд чи адміністра­тивні органи з метою припинення дій, передбачених у статтях 9,10, 10^bis, тією мірою, якою це дозволяє закон країни, де витребовується охорона, для союзів і об'єднань цієї країни (2).

На зазначених положеннях Паризької конвенції в подальшому здійснювалося обґрунтування інституту комерційної таємниці у міжнародних актах. Так, у Стокгольмській конвенції про засну­вання Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. до прав, що належать до інтелектуальної власності, був віднесений і захист проти недобросовісної конкуренції (ст. 2).

Дефініція «нерозкрита інформація» (undisclosed information) закріплена у ст. 1 Угоди ТРШС, якою така інформація віднесена до інтелектуальної власності разом з іншими об'єктами. Слід заува­жити, що для США, ФРН, низки інших країн поняття «нерозкри­та інформація» ототожнюється з поняттям «комерційна таємниця» (trade secrets).

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

Конкретизуються вимоги Угоди ТРШС до закритої таємниці у ст. 39 У розділі 7 «Охорона нерозкритої інформації». У ній закріп­лені наступні положення. По-перше, у процесі забезпечення ефективного захисту від недобросовісної конкуренції, як це перед­бачено ст. 10^bis Паризької конвенції (1967), країни-учасниці по­винні охороняти нерозкриту інформацію відповідно до ч. 2 цієї статті та дані, надані урядам або урядовим органам відповідно до ч. З ст. 39 (1).

По-друге, фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка правомірно перебуває під їхнім контролем, була без їхньої згоди розкрита, отримана або використана іншими особами в спосіб, що суперечить чесній ко­мерційній практиці, якщо ця інформація:

(a) є секретною у тому розумінні, що вона в цілому або в кон­кретному поєднанні та розташуванні її складових не є відомою або легкодоступною для осіб, які належать до певного кола, що зви­чайно має справу з подібною інформацією;

(b) має комерційну цінність з огляду на її секретність; та

(c) у конкретних обставинах стала предметом розумних дій для збереження її секретності з боку особи, яка правомірно контролює цю інформацію (2).

По-третє, країни-учасниці, у випадках, коли умовою погоджен­ня торгового обігу фармацевтичних або сільськогосподарських хімічних продуктів, у яких використовуються нові хімічні речовини, є подання попередньо нерозкритих даних про випробування або інших даних, отримання яких було пов'язано зі значними зусилля­ми, повинні охороняти такі дані від недобросовісного комерційно­го використання. Також країни-учасниці повинні охороняти такі дані від розкриття (крім випадків, коли це необхідно для захисту на­селення або не вживаються заходи для забезпечення охорони цих Даних від недобросовісного комерційного використання) (3).

Під «способом, що суперечить чесній комерційній практиці» Розуміються, зокрема, такі дії, як порушення договору, порушення Довіри та спонукання до такого порушення, що включають отри­мання закритої інформації третіми особами, які знали або мали знати, що подібні дії супроводжували це отримання.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

Таким чином, Угода ТРШС закріплює три мінімальні критерії віднесення інформації до нерозкритої: секретність, комерційна цін­ність та вжиття адекватних заходів для забезпечення секретності.

Оскільки статтями 41—47 Угоди ТРІПС на країни-учасниці по­кладається обов'язок створення національних систем для впрова­дження визнаних Угодою прав інтелектуальної власності, звідси випливає і необхідність законодавчого визначення механізмів захисту інформації, доступ до якої може обмежуватися, тобто до комерційної таємниці, з обов'язковим закріпленням зазначених вище трьох її визначальних критеріїв, так як і створення системи законного примусу для реалізації механізму захисту. На відносини щодо охорони закритої інформації або комерційної таємниці поширюється і міжнародна система СОТ щодо вирішення спорів.

Крім того, процедури захисту комерційної таємниці містяться і у Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції, що були підготовлені ВОІС у 1996 р.¹ Розділ цих Модельних поло­жень присвячений безпосередньо секретній інформації (secret infor­mation), що може розглядатися як аналог комерційної таємниці.

Інформація має розцінюватися як секретна, якщо вона:

— не загальновідома або легкодоступна як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів для осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації;

— має комерційну цінність, оскільки є секретною;

— є об'єктом достатніх для даних обставин заходів щодо збере­ження її у секреті правовласником.

У коментарі ВОІВ до Модельних положень зазначається, що абсолютна секретність не вимагається. Інформація має розціню­ватись як секретна настільки довго, наскільки вона не є загаль­новідомою або легкодоступною².

Крім того, відповідно до ст. 6 Модельних положень зазна­чається, що розкриття, придбання або використання секретної інформації іншими особами без згоди правовласника може, зокре-

¹ Model Provision on Protection Against Unfair Competition. — WIPO. - 1996.

² Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.
Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. - К.: Видав­
ничий Дім «Слово». — С. 365.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

ма бути наслідком: промислового або комерційного шпигунства; _поруш^ення УМ⁰¹⁸ контракту; порушення відносин довіри.

Згідно з Угодою між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво¹ захист конфіденційної інформації та нерозкритої інформації визначається як один із принципів, що має бути закріплений у договорах із проведення досліджень. Такі ж вимоги містяться і в інших угодах про наукове і технологічне співробіт­ництво, що укладаються ЄС із третіми країнами.

Правова система ЄС надає охорону інформації, що становить комерційну таємницю, у вигляді охорони «ноу-хау», яка міститься в Європейській патентній конвенції. Під «ноу-хау» розуміється цілісна технічна інформація, що є секретною, зафіксованою на матеріальному об'єкті та може бути встановлена у будь-який мож­ливий спосіб. «Секретний» означає «такий, що не є загальновідо­мим або легкодоступним».

Патентне право ЄС створює додаткові стимули для викорис­тання режиму комерційної таємниці для охорони конфіденційної інформації. Це пов'язано з тим, що патентна охорона може бути недоступною для окремих технологій в Європі (наприклад, не підлягають патентуванню в окремих країнах методи медичного діагностування та лікування, фармацевтичні та комп'ютерні технології тощо). Навіть якщо є можливим патентування певної технології, охорона інформації в якості комерційної таємниці мо­же бути привабливішою та вигіднішою. Це пов'язано з тим, що в Європі патентна заявка оприлюднюється до видачі патенту, що надає конкурентам достатньо часу, щоб скопіювати технологію. На ефективність патентної охорони також впливає властиве євро­пейським країнам право попереднього користувача, що передба­чає надання третій особі, яка використовувала винахід (корисну модель) до його патентування, права продовжувати використову­вати цей винахід (корисну модель).

Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. (з на­ступними змінами) передбачила необхідність координації заходів безпеки, які для захисту інтересів членів та інших країн вимага-

¹ Відомості Верховної Ради України (BBP). - 2003. - № 6. - С 53.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власностіІ

ються країнами-членами від компаній із метою забезпечення
рівнозначності таких заходів всередині Співтовариства. Важливим
для розуміння комерційної таємниці стало закріплення у ст. 2
Директиви мінімального переліку документів, які підлягають
обов'язковому розкриттю (тобто тих, що не можна віднести до;,
секретної, нерозкритої або конфіденційної інформації): J

— установчий документ та статут, будь-які зміни, що до них? вносяться;

— документи про призначення, припинення повноважень, ві- \ домості про осіб, які самостійно або в складі колективного органу є уповноваженими представляти компанію у відносинах із третіми особами, виступати від імені компанії, брати участь в управлінні, нагляді або контролі за компанією;

— принаймні щорічно сума акціонерного капіталу;

— бухгалтерська звітність за кожний фінансовий рік, яка підля- | гає оприлюдненню відповідно до Директив Ради 78/660/ЄЕС, 83/349/ ЄЕС, 86/635/ ЄЕС та 91/674/ ЄЕС;

— відомості про зміну місцезнаходження компанії;

— відомості про ліквідацію компанії, у тому числі відповідне рі­шення суду;

— відомості про призначення ліквідатора, інформація про ос­таннього.

На сьогодні законодавство ЄС з охорони комерційної таємниці \ та ноу-хау включає¹:

— Угоду ТРІПС;

— Договори щодо міжнародного науково-технічного співро­бітництва;

— Положення щодо охорони ноу-хау, визначені Регламентом Комісії (ЄЕС) № 556/89 від ЗО жовтня 1988 р. про застосування і статті 85(3) Договору до певних категорій угод із ліцензування ноу-хау та двома пізнішими новими редакціями зазначеного акта — Регламентом Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 р. про засто­сування статті 85 (3) Договору до деяких категорій договорів із

¹ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйовта ін. - К.: Видав­ничий Дім «Слово». - С 370.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

трансферу технологій та Регламентом Комісії (ЄС) № 772/2004 від 24 квітня 2004 р. такої ж назви;

— Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів у реалізації Шостої рамко­вої програми (2002—2006) ЄС та розповсюдження результатів досліджень, модельний контракт Європейської комісії;

— 89/196/ЄЕС, Євратом, ЄСБС: Рішення Комісії від 3 березня 1989 p., що визначає детальні правила з розсекречування доку­ментів, які охороняються професійною або бізнес-таємницею, доповнене у 1990 р.

У більшості юрисдикцій США комерційна таємниця охоро­няється законами. 42 штати та Округ Колумбія прийняли ту чи ін­шу версію Уніфікованого Закону про комерційну таємницю (Uniform Trade Secrets Act) 1979 p. У Каліфорнії положення Закону включені до Цивільного кодексу. Законодавчі положення допов­нюються договірним захистом, який виступає додатковим.

У законодавстві США виокремлюють чотири основних елемен­ти режиму комерційної таємниці:

— це повинна бути «обмежена інформація», тобто інформація,
яку можна відрізнити від загальновідомих знань та навичок;

— наявність елементу «секретності» — інформація не повинна бути добревідомою або такою, яку можна легко отримати;

— інформація повинна мати економічну цінність, що полягає у наданні певної конкурентної переваги;

— володілець повинен вжити розумних зусиль для того, щоб зберегти інформацію в таємниці.

Частина 4 ст. 1 Уніфікованого Закону США про комерційну таємницю передбачає, що: «комерційною таємницею є інфор­мація, у тому числі формула, зразок, компіляція, програма, при­стрій, метод, техніка або процес, яка: (і) має самостійну економічну Цінність, дійсну або потенційну, у силу того, що не є загальновідо­мою або легкодоступною з використанням необхідних засобів для осіб, які можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або використання; та (іі) є предметом зусиль, що є розумними за відпо­відних обставин для збереження її секретності».

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності і

Прийнятим Державною Думою 9 липня 2004 р. Законові Російської Федерації «Про комерційну таємницю» було врегульова-1 но відносини, пов'язані з віднесенням інформації до комерційної таємниці, передачею такої інформації, охороною її конфідент} ційності з метою забезпечення балансу інтересів володільців інфор-н] мації, яка становить комерційну таємницю, й інших учасників вре-5; гульованих відносин, у тому числі держави, на ринку товарів, робіт,; послуг і недопущення недобросовісної конкуренції, а також визна­чає відомості, які не можуть становити комерційну таємницю.

Зазначений Закон розмежував поняття «комерційна таємниця» та «інформація, яка складає комерційну таємницю». Відповідно до ст. З Закону комерційна таємниця — це конфіденційність інфор- j мації, яка дозволяє її володільцю за існуючих чи можливих обста- ' вин збільшити доходи, уникнути непередбачених витрат, зберегти \ становище на ринку товарів, робіт, послуг або отримати інші ^ комерційні переваги. Інформацією, яка складає комерційну таємницю, є науково-технічна, технологічна, виробнича, фінансо­во-економічна або інша інформація (у тому числі така, яка містить секрети виробництва (ноу-хау), яка має дійсну або потенційну комерційну цінність завдяки її невідомості третім особам, до якої \ немає вільного доступу на законних підставах і відносно якої володільцем такої інформації введений режим комерційної таємниці (тобто правові, організаційні, технічні та інші заходи, які застосовуються володільцем до інформації, яка становить комерційну таємницю).

У цілому можна зазначити, що міжнародна торгівля та інвестиції створили передумови для розвитку правових інструментів конфіденційної, нерозкритої, секретної інформації — того, що у правовому полі України прийнято називати комерційною таємни­цею. Основною рушійною силою цих змін стали глобальні інвест тиції розвинутих країн, які не мають бажання інвестувати за кордон > та розкривати своє «секретне знання», якщо відсутній певний рівень охорони комерційної таємниці, визнаний учасниками міжнародної торгівлі. Отже, можна вважати, що торгові та інвес­тиційні угоди мають визначальне значення у розвитку нових систем заходів охорони комерційної таємниці в законодавстві країн світу.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності