Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Ліцензійний договір




Читайте также:
  1. Види дипломатичних документів договірного характеру
  2. Депозитний договір та сертифікат банку
  3. Дипломатичні документи договірного характеру.
  4. ДОГОВІР / ТРУДОВА УГОДА
  5. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
  6. Договір оренди землі
  7. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  8. Договірна форма іноземного інвестування
  9. Договірні взаємовідносини і партнерські зв"язки у підприємницькій діяльності.
  10. Договірно-правова основа Європейського Союзу.

2.1.Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору

Ліцензійний договір це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

При укладенні зазначеного договору необхідно враховувати як положення ЦК, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають із приводу саме того об'єкта, стосовно якого вчиняється правочин. Пояснюється це тим, що в ЦК міс­тяться загальні положення щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах.

Можливість укладення ліцензійного договору є однією зі складових майнових прав інтелектуальної власності. У випадку


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

його реалізації правоволодільцем відбувається добровільне зву­ження прав ліцензіара, оскільки розширюється коло осіб, які мо­жуть використовувати належний йому об'єкт. Тобто, укладаючи \ ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента вста­новлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності.

Предметомліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на вико- \ ристання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом— винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи порода тварин, об'єкт авторського права чи суміжних прав.

Таким чином, якщо у вигляді договору оформляється дозвіл на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності, об'єктів авторського права чи суміжних прав, за своєю природою це буде ліцензійний договір, незалежно від того, яку назву дадуть йому сторони.

Наприклад, як у літературі, так і на практиці досить широкого поширення набула класифікація авторських договорів на ви­давничий, сценарний тощо. Таке розмежування договорів у сфері інтелектуальної власності проводиться залежно від сфери засто­сування творів науки, літератури чи мистецтва. Однак у будь-яко­му з цих випадків кожен із цих договорів охоплюється поняттям ліцензійного договору, оскільки надається право на використання об'єкта авторського права. Про це свідчить, зокрема, положення ч. 8 ст. 1109 ЦК, відповідно до якого, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути вста­новлений максимальний тираж твору. Із позиції наведеної класи­фікації ця умова характерна для видавничого договору і направле­на вона на захист прав особи, яка має майнові авторські права.



Сторонами ліцензійного договорує ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Ліцензіар — це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності, тобто особа, яка має майнові авторські чи суміжні права, власник охоронного документу на винахід, } корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку,


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу

тварин.

Ліцензіат — це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

2.2. Зміст ліцензійного договору Зміст ліцензійного договору становлять погоджені сторонами умови договору на їх власний розсуд та умови, які є обов'язковими відповідно до положень законодавства. При визначенні змісту договору сторони керуються приписами нормативно-правових актів та принципом свободи договору. При цьому умови ліцен­зійного договору, які суперечать положенням чинного зако­нодавства України або порівняно з ними погіршують становище правоволодільця, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2 ст. 1111 ЦК). Аналогічні правила містяться, зокрема, і внормах пунктів 3, 7 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до яких умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно зі становищем, вста­новленим чинним законодавством, або обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними.



З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: по-перше, вид ліцензії; по-друге, сфера використання об'єкта права інтелек­туальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); по-третє, розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелек­туальної власності (ч. З ст. 1109 ЦК); по-четверте, якщо вліцен­зійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (ч. 8 ст. 1109 ЦК); по-п'яте, якщо ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг




 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...


 


власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Перелік наведених умов не є вичерпним, оскільки в силу свободи договору сторони за бажання можуть включити в договір також інші умови.

Враховуючи той факт, що ліцензійний договір на рівні ЦК врегульований уперше, законодавчо закріплено низку загальних правил, які застосовуються за відсутності певних із вище-наведених та зазначених у ч. З ст. 1109 ЦК умов. Це дає можливість вважати ліцензійний договір укладеним навіть за відсутності домовленостей щодо цих умов.

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК).

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуаль­ної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

Оскільки потреба в укладенні та дії ліцензійного договору виникає лише під чинності виключних майнових прав, то строк наданих прав повинен закінчуватися не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. За відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (частини 1, Зет. 1110 ЦК).


Потрібно мати на увазі, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Про це свідчить і п. 8 ст. 33 Закону України «Про ав­торське право і суміжні права», відповідно до якого усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським дого­вором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Деякі особливості має ліцензійний договір на торговельну марку. Оскільки основна функція торговельної марки — розрізняльна, тривалий час не допускалося укладення ліцензійного договору що­до зазначеного об'єкта інтелектуальної власності. Однак на сьогодні існує своєрідний законодавчий компроміс — можна надати право використання торговельної марки зацікавленій особі за умови відсутності негативних наслідків для споживачів. Забезпечується це шляхом закріплення вищезазначеної істотної умови: ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, ви­готовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (ч. 8 ст. 17 Зако­ну України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

У зв'язку з наявністю контролю за використанням торговельної марки споживач може бути впевненим, що у цьому випадку това­ри виготовляються і послуги надаються за тими ж нормами і кри­теріями, що і ліцензіаром. Недотримання цієї умови ліцензіатом негативно вплине перш за все на ділову репутацію власника охо­ронного документу, а тому останній зацікавлений у здійсненні контролю за якістю результатів діяльності, що випускаються під його торговельною маркою. Таким чином, у випадку укладення ліцензійного договору для споживача розрізняльна функція торго­вельної марки змінюється функцією гарантії певної якості.

Однак слід враховувати, що якщо все ж таки ліцензіат нена­лежним чином виготовив товар чи надав послуги, то відсутній законодавчий механізм висунення претензій споживачем безпосередньо до власника майнових прав на торговельну марку.


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

У цьому випадку відповідальність настає на загальних підставах: перед споживачем відповідає залежно від укладеного договору — продавець, виготовлювач, підрядчик тощо.

Ліцензіат може бути наділений правом видачі субліцензій.

Субліцензійний договір— це договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК). При укла­денні субліцензійного договору потрібно враховувати, що обсяг наданих за ним прав не може виходити за межі повноважень за основним ліцензійним договором, а у випадку визнання недійс­ним останнього є недійсним і субліцензійний договір.

Винагородаза ліцензійним договором за вибором сторін може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбі­нованих платежів).

Законодавством України передбачається можливість розроб­лення зразків договорів та затвердження типових ліцензійних до­говорів уповноваженими відомствами або творчими спілками (ст. 1111 ЦК, п. 4 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

На сьогодні має місце певна невідповідність норм спеціальних законів і ЦК, в тому числі і стосовно договірних конструкцій у сфері інтелектуальної власності. Безумовно, з часом ці супереч­ності будуть усунуті, а на сьогодні слід керуватися загальним пра­вилом: у випадку наявності двох законів, які по-різному вирішу­ють певне питання, застосовується більш пізній нормативний акт, тобто у нашому випадку — ЦК.

Особливо наглядно зазначену невідповідність видно на при­кладі назв авторських договорів. Так, відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на викори­стання твору або на основі авторського договору про передачу не-виключного права на використання твору.


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

За авторським договором про передачу виключного права на використання творуавтор (чи інша особа, яка має виключне автор­ське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права пере­даються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу невиключного права на ви­користання творуавтор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невик-лючне право, зберігається право на використання твору і на пере­дачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Якщо розглянути зазначені визначення по суті з позиції кла­сифікації договорів у сфері інтелектуальної власності в ЦК, то фактично авторський договір про передачу виключного права на використання твору — це не що інше як ліцензійний договір, який опосередковує видачу виключної ліцензії, а авторський договір про передачу невиключного права на використання твору — це ліцензійний договір, який опосередковує видачу невиключної

ліцензії.

Слід звернути увагу, що на відміну від ЦК України від 18 липня 1963 p., відповідно до ст. 162 якого одностороння відмовавід вико­нання зобов'язання й одностороння зміна умов договору не допу­скається, окрім випадків, передбачених законом, ЦК від 16 січня 2003 р. у ст. 525 розширює коло винятків із загального правила, надаючи також право сторонам самостійно передбачати в договорі

такі підстави.

Що стосується спеціальних норм, які регламентують ліцен­зійний договір, то відповідно до п. 2 ст. 1110 ЦК дострокове припинення дії ліцензійного договору можливе за ініціативою будь-якої сторони. Зокрема, ЦК передбачає, що ліцензіар може відмови­тися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності.


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Доречно підкреслити, що оскільки підстава названа досить широко, то можливі дві ситуації:

1) ліцензіат почав використання об'єкта до настання права на це;

2) ліцензіат своєчасно не приступив до використання об'єкта.

Що стосується першого випадку, то якщо ліцензіат почав вико­ристання об'єкта до зазначеного в договорі строку, він розгля­дається як і будь-яка інша особа, яка порушує права володільця виключних прав, і повинен нести відповідальність на загальних підставах.

Більший інтерес викликає випадок, коли ліцензіат своєчасно не приступив до використання об'єкта, говорячи інакше, не вико­ристовує об'єкт, незважаючи на те, що має на це право. Оскільки законодавчо строк невикористання не закріплений, то наявність такої безумовної підстави для односторонньої відмови від догово­ру не можна назвати виправданою.

На наш погляд, підстава для односторонньої відмови ліцен-зіаром від договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелек­туальної власності доречна за наявності однієї з двох умов: видачі виключної ліцензії або у випадку, коли розмір ліцензійних пла­тежів залежить від обсягу використання об'єкта. Усі інші екстрені випадки з урахуванням конкретних обставин сторони можуть самі передбачити у договорі.

Не досить чітким є також положення п. 2 ст. 1110 ЦК, відпо­відно до якого ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. Тому ця норма практично може бути реалізована лише за умови, що сторони в договорі чітко передбачили, по­рушення яких саме умов договору може слугувати підставою для відмови від нього в односторонньому порядку.

§ 3. Договір про передання виключних майнових прав

інтелектуальної власності Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності — це договір, за яким одна сторона (особа, що має вик­лючні майнові права) передає другій стороні частково або у повному


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умо­вах (ч. 1 ст. 1113 ЦК).

Можливість часткової передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності зумовлена специфікою певних об'єктів інтелектуальної власності. Так, свідоцтво на торговельну марку засвідчує виключні майнові права інтелектуальної власності на певне позначення сто­совно наведеного в ньому переліку товарів та послуг. Відповідно правоволоділець може передати виключні майнові права на торго­вельну марку лише щодо частини товарів чи послуг, залишивши за собою іншу частину.

Як уже зазначалося, там, де стосовно речей укладається договір купівлі-продажу та дарування, для досягнення аналогічного правового результату щодо об'єктів права інтелектуальної власності укладається договір про передання виключних майно­вих прав інтелектуальної власності. При укладенні цього договору виключні майнові права інтелектуальної власності відчужуються, тобто передаються безповоротно. Тому контрагент за договором стає правонаступником, до якого переходять усі права й обов'язки щодо об'єкта інтелектуальної власності. Так, передача виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі не впливає на раніше укладені ліцензійні договори.

Договір про передання виключних майнових прав інтелек­туальної власності може бути укладений як стосовно об'єктів інте­лектуальної власності, які підлягають обов'язковій реєстрації (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна мар­ка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин), так і об'єктів авторського чи суміжних прав.

Однак із метою захисту прав та інтересів правоволодільців та споживачів у законодавстві України закріплені певні умови, до­тримання яких є обов'язковим при укладенні договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Так, обмеження свободи договору існує стосовно торговельної марки: відчуження права на торговельну марку не допускається, якщо може стати причиною введення в оману споживача щодо то­вару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає по­слугу (п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Умови договору про переданий виключних майнових прав інте­лектуальної власності, що погіршують становище творця відпо­відного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. З ст. 1113 ЦК).

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. У цьому випадку застосовується загальне правило: майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані (п. 1 ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Інколи на практиці виникають питання стосовно викорис­тання терміна «виключні майнові права» в назві договору «Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності». Така законодавча назва пояснюється існуванням кількох теорій трактування поняття права інтелектуальної влас­ності — теорії виключних прав і теорії права власності. Тому вклю­чення терміна «виключні майнові права» в назву договірної кон­струкції, за допомогою якої відбувається зміна правовласника, не повинен вводити в оману. Зазначений договір немає жодного стосунку до виключної ліцензії, видача якої опосередковується в тому числі і укладенням ліцензійного договору.

Хоча видача повної ліцензії на весь строк дії охоронного доку­мента за своїм економічним значенням рівноцінне передачі права на об'єкт, однак із юридичного погляду між відчуженням виключ­них майнових прав інтелектуальної власності і повною ліцензією є суттєві відмінності: по-перше, при видачі повної ліцензії власни­ком патенту чи свідоцтва залишається ліцензіар, а при переданні виключних майнових прав на об'єкт правонаступник стає власни­ком охоронного документу; по-друге, повна ліцензія може бути на­дана на певний термін, по закінченні якого всі повноваження по­новлюються в повному обсязі у правоволодільця; по-третє, ліцензійний договір може бути достроково припинений залежно від передбачених договором підстав, наприклад, у випадку невне­сення платежів. Водночас при передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах, наприклад, виплати


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

періодичних відрахувань несплата чергових внесків не тягне за со­бою поновлення прав на об'єкт інтелектуальної власності у попе­реднього правоволодільця.

§ 4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності — це договір, за яким одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК).

Так, відповідно до п. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» за авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

Якщо всі інші договори у сфері інтелектуальної власності укла­даються стосовно вже існуючих об'єктів інтелектуальної влас­ності, то мета цього правочину — у першу чергу створити об'єкт. Тому цей договір не зовсім вписується в систему розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Віднесення аналізованого договору до цієї групи можна пояснити хіба що тим, що в результаті належного виконання цього договору замовник набуває певних майнових прав інтелектуальної власності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовлен­ням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Потрібно розмежовувати розпорядження уже наявними суб'єк­тивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. При укладенні договору про ство­рення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуаль­ної власності у замовника не виникають відразу ж права, оскільки сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору.


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Аналогічна ситуація виникає у випадку укладення шлюбного контракту, за яким сторони можуть відмовитися від режиму спільної сумісної власності і передбачити інший механізм роз­поділу прав на нажите в майбутньому майно. У цьому випадку при розподілі майна буде застосовуватися не норма Сімейного кодек­су України, а погоджений подружжям порядок розподілу прав.

Загальне правило розподілу прав на об'єкт, створений за замов­ленням, передбачене ч. 2 ст. 430 ЦК: майнові права інтелектуаль­ної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Винятком із цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва: оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. З ст. 1112 ЦК). Такий підхід зумовлений тим, що стосовно твору образотворчого мистецтва сам нематеріальний об'єкт інтелектуальної власності нерозривно пов'язаний із матеріальним носієм.

Наявність спільних прав у замовника і виконавця на створений об'єкт інтелектуальної власності на практиці означає, що кожен із цих осіб має можливість використовувати об'єкт самостійно, але не має права розпоряджатися ним без згоди іншого контрагента. Така ситуація далеко не завжди задовольняє замовника. Наприклад, як­що за договором виконується дизайн упаковки з метою подальшо­го патентування як промислового зразка, то це право замовник може здійснити лише за наявності згоди на це виконавця.

Однак наведені норми стосовно спільності прав на результат за­мовлення є диспозитивними, а тому сторони в договорі можуть їх змінити. Аналіз загального правила свідчить про доцільність обумовлення в договорі механізму розподілу прав на створений за замовленням об'єкт інтелектуальної власності, що дозволить чітко розмежувати права кількох осіб на один об'єкт.

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними (4.4 ст. 1112 ЦК).


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

§ 5. Договір комерційної концесії

5.1. Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії

Договір комерційної концесії — це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користу­вачеві) за плату право користування відповідно до її вимог ком­плексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК).

У юридичній літературі проводиться ототожнення договору ко­мерційної концесії і договору франчайзингу.

Укладення договору комерційної концесії переслідує мету отри­мати однією особою дозвіл на використання об'єктів інтелектуаль­ної власності та комерційного досвіду для успішної реалізації то­варів, надання послуг чи виконання робіт і впливати таким чином на розширення ділової репутації іншої особи. З позиції користува­ча — це можливість використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав контрагента, а правоволодільця — ство­рення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізне­су для просунення товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту.

Договір комерційної концесії є новим для законодавства України, і в ньому можна знайти певні елементи інших відомих до­говорів. Зокрема, ліцензійного договору (надання дозволу на ви­користання об'єктів права інтелектуальної власності), договору про спільну діяльність (співробітництво, направлене на досягнен­ня певного результату), договору купівлі-продажу (оплатна пере­дача сировини, матеріалів тощо), договору комісії (можливе укла­дення правочинів з метою задоволення інтересів правоволодільця) та інших договорів1.

Популярність договору комерційної концесії в Україні збіль­шується з кожним роком. За такою схемою працюють «Макдо­нальдс», «Наша Ряба», «Джинсы Суперцена», «Картопляна Хата», «Пицца Челентано», «Піца-хат», «Білла», «1С», «Лукойл-Україна», «ТНК-Україна», «Кодак», «Кока-кола», «Фанта» та інші.

1 Цивільне право України: Підручник у 2-х т. / За заг. редакцією В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — T. 2. — С. 428-441.


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Предметом договору комерційної концесіїє право на використан­ня трьох складових: 1) об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних найменувань, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 2) комер­ційного досвіду; 3) ділової репутації.

Відмінність між ліцензійним договором і договором комер­ційної концесії полягає у тому, що ліцензійні зобов'язання є лише одним із елементів предмета договору комерційної концесії.

Можливість користуватися діловою репутацією іншої особи існує завдяки наданню права на використання комерційних позна­чень правоволодільця (торговельних марок чи комерційних найме­нувань), без чого договір комерційної концесії не може існувати.

Сторонами в договорі комерційної концесії(правоволодільцем та користувачем) можуть бути лише юридичні та фізичні особи — підприємці.

Правоволоділець — виробник товарів (робіт, послуг), який вико­ристовує належні йому права в підприємницькій діяльності, має комерційний досвід і ділову репутацію та зацікавлений у розши­ренні свого бізнесу шляхом укладення договору комерційної кон­цесії з іншою особою.

Користувач — юридична або фізична особа — підприємець, яка має намір скористатися комплексом прав правоволодільця за плату. У договорі комерційної концесії можна виокремити внутрішні і зовнішні правовідносини: внутрішні відносини виникають безпосередньо між правоволодільцем і користувачем, а зовніш­ні — між користувачем і третіми особами — споживачами товарів та послуг.

5.2. Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії Як і у будь-якому двосторонньому договорі, правам однієї сто­рони кореспондують обов'язки іншої.

Обов'язки правоволодільцяможна поділити на обов'язкові іфакультативні.

Перша група обов'язківє необхідною, оскільки без їх виконання користувач не зможе реалізувати свої права: правоволоділець


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну до­кументацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників із питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав (ч. 1 ст. 1120 ЦК).

Друга група обов'язківпокладається на правоволодільця, якщо інше не передбачено в договорі. Так, правоволоділець зобов'яза­ний: по-перше, забезпечити державну реєстрацію договору; по-дру­ге, надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; по-третє, контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) кори­стувачем на підставі договору комерційної концесії.

Обов'язки користувачапередбачені ст. 1121 ЦК і реалізуються у взаємовідносинах не лише з правоволодільцем, а і з третіми особа­ми. Так, користувач зобов'язаний: по-перше, використовувати тор­говельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом; по-друге, забезпечити відповідність якості то­варів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надають­ся) правоволодільцем; по-третє, дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відпо­відності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем; по-чет­верте, надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця; по-п'яте, інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії; по-шосте, не розголошувати секрети виробництва правово­лодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію; по-сьоме, виплатити правоволодільцю винагороду.

Особливі умови договору комерційної концесіїпередбачені ст. 1122 ЦК і можуть бути сформульовані у вигляді додаткових


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

обов'язків сторін за договором комерційної концесії. Законодавчо наведені як приклад чотири особливих умови, перша з яких сто­сується правоволодільця, а інші — користувача: по-перше, право-володілець може бути зобов'язаний не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території; по-друге, на користувача може бути по­кладено обов'язок не конкурувати з правоволодільцем на тери­торії, на яку поширюється чинність договору, щодо підприєм­ницької діяльності, яку здійснює користувач із використанням наданих правоволодільцем прав; по-третє, користувач може бути зобов'язаний не одержувати аналогічні права від конкурентів чи потенційних конкурентів правоволодільця; по-четверте, догово­ром може бути передбачено обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених догово­ром, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Сторони в силу свободи договору можуть передбачати й інші умо­ви договору, однак є дві обмежувальні умови, які у будь-якому ви­падку не породжують жодних правових наслідків, оскільки є нікчем­ними:по-перше, нікчемною є умова договору, відповідно до якої пра-воволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), перед­баченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни; по-друге, є нікчемною умова договору, відповідно до якої кори­стувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або вик­лючно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Користувач може бути наділений правом укладати договори ко­мерційної субконцесії.

Договір комерційної субконцесії— це договір, який укладає ко­ристувач у випадках, передбачених договором комерційної кон­цесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право корис­тування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правово­лодільцем або визначених договором комерційної концесії.


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

Договір комерційної субконцесії має певні особливості: по-пер­ше, договір комерційної субконцесії укладається на умовах, пого­джених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії, що пояснюється необхідністю контролю за діяльністю субкористувача; по-друге, користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно.

Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строкна тих самих умовах закріплено з метою захисту інте­ресів користувача, який протягом строку дії договору належним чином виконував свої обов'язки та вкладав зусилля та кошти в розширення підприємницької діяльності та ділової репутації правоволодільця. Однак законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може відмовитися від укладення догово­ру концесії на новий строк (ст. 1124 ЦК).

5.3. Відповідальність за договором комерційної концесії

Враховуючи специфіку договору комерційної концесії, існує відповідальність між сторонами договору (внутрішні відносини) і перед третіми особами — споживачами товарів та послуг (зовнішні відносини).

Що стосується взаємної відповідальності правоволодільця і користувача, то вона встановлюється сторонами в договорі, виходячи з принципу свободи договору.

Відповідно до ст. 1123 ЦК правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'явля­ються до користувача як виробника продукції (товарів) правово­лодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Отже, по відношенню до вимог третіх осіб до користувача як виробника товарів встановлена більш сувора відповідальність правоволодільця. Вона зумовлена потребою спонукати правово­лодільця належним чином контролювати якість продукції корис­тувача і таким чином захистити права споживачів.

Однак якщо звернутися до загального правила про відпо­відальність за договором купівлі-продажу, то ситуація виглядає де-


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

що інакше. Так, відповідно до ч. З ст. 678 ЦК та ч. З ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» у випадку купівлі речі нена­лежної якості споживач має право на свій вибір звернутися з вимо­гами до продавця чи до виготовлювача. За правовими наслідками для споживача ця ситуація досить схожа з солідарною відпо­відальністю, при якій також існує альтернатива, до якої особи заявити вимоги.

Водночас якщо буквально слідувати положенням ст. 1123 ЦК про субсидіарну відповідальність правоволодільця за виготовле­ний ним товар, але проданий користувачем за договором комер­ційної концесії, то можна зробити однозначний висновок, що у цій частині вона звужує відповідальність виготовлювача перед споживачем, оскільки передбачає для нього лише додаткову відповідальність.

Якщо це дійсно свідомо встановлений у законодавстві виняток із загального правила, то для його реалізації споживачам кожного разу необхідно встановлювати, хто саме виготовив товар, і якщо з'ясується, що безпосередньо власник торговельної марки чи ко­мерційного найменування, то покупці позбавлені права звертатися з вимогами прямо до нього як до виготовлювача. Складається своєрідний нонсенс — правоволоділець перебуває у більш вигідно­му становищі, коли виготовлений ним товар реалізує користувач, а не він сам чи інші особи. Однак цього не повинно бути, оскільки однозначно можна сказати, що норми про договір комерційної концесії не можуть погіршувати положення споживача за догово­ром купівлі-продажу. Тому в ЦК доцільно закріпити солідарну відповідальність правоволодільця і користувача за неякісний товар, проданий користувачем, незалежно від того, хто є виготовлюва­чем — правоволоділець чи користувач. Саме таке вирішення пи­тання буде надійною гарантією захисту прав споживачів, права яких не можуть бути обмежені лише у зв'язку з тим, що між третіми особами укладено договір комерційної концесії.

5.4. Зміна та припинення договору комерційної концесії Зміна договору комерційної концесії може мати місце під час його дії на загальних для цивільно-правових договорів підставах. Такі


Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

зміни до договору набувають чинності в такому ж порядку, що і сам договір. Для сторін зміни договору породжують правові наслідки з моменту оформлення їх у письмовому вигляді. Однак у відносинах із третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни у встановленому порядку, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін передбачено ст. 1127 ЦК. При зміні сторін договору комер­ційної концесії за загальним правилом має місце правонаступ-ництво, а тому ця обставина не впливає на чинність раніше укладеного договору.

Оскільки сторонами договору комерційної концесії можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності, то у випадку смерті фізичної особи — правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що вш зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права й обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною.

Припинення договору комерційної концесії може бути на підста­вах, передбачених загальними положеннями про зобов'язання (глава 50 ЦК), нормами про договір комерційної концесії (ст. 1126 ЦК) чи самим договором комерційної концесії. Оскільки договір комерційної концесії підлягає реєстрації, то законодавством вве­дена вимога державної реєстрації припинення договору.

Договір комерційної концесії може бути укладений на певний строк чи на невизначений строк. Якщо строк дії договору не вста­новлений, то кожна зі сторін у договорі комерційної концесії має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців.

Законодавством про договір комерційної концесії передбачено дві додаткові підстави його припинення: по-перше, договір припи-


 




Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

няється у разі оголошення правоволодільця або користувача не­платоспроможним (банкрутом); по-друге, договір припиняється у разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни ана­логічним правом. Ця обставина ще раз підкреслює значення засо­бу індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) для договору комерційної концесії, без якого він об'єктив­но не може існувати. Водночас припинення права на інший об'єкт інтелектуальної власності не є безумовною підставою припинення чинності договору. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його поло­жень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правово-лодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правово­лодільця передбачені у ст. 1128 ЦК. У разі зміни торговельної мар­ки чи іншого позначення правоволодільця, права на використан­ня яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків. При про­довженні чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты