Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Оскільки при прийнятті ЦК не ставилася мета дати у ньому вичерпний перелік договорів, в тому числі й у сфері інтелектуаль­ної власності, то на практиці учасники цивільних відносин укла­дають і інші договори.

6.1. Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інте­лектуальної власності — це цивільно-правовий договір, що укла-

Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

дається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності.

Зазначений договір може бути укладено як при прийомі на роботу разом із трудовим договором, так і у подальшому у процесі роботи.

У цьому випадку може бути укладений як цивільно-правовий договір, так і можуть бути включені до трудового договору ана­логічні положення. Результат таких дій один і той самий — буде за­стосовуватися передбачений сторонами порядок розподілу прав на створені в подальшому службові об'єкти інтелектуальної власності.

У випадку відсутності такого договірного порядку визначення правового режиму службових результатів творчої діяльності застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК: май­нові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'яз­ку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно. Аналогічне правило застосовується і при розподілі права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням. Як уже зазначалося, сторонам доцільно у договорі більш детально врегулювати свої права на такі об'єкти.

Водночас на практиці інколи уникають укладення зазначеного договору, аргументуючи це тим, що потім при виникненні потреби у разі створення об'єкта інтелектуальної власності роботодавець із працівником буде укладати договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно конкретного результату творчої діяльності. Однак такий підхід з юридичного погляду є досить легковажним, оскільки в подальшому може слу­гувати підґрунтям для досить серйозних суперечок. Пояснюється це тим, що у випадку створення об'єкта інтелектуальної власності працівником за відсутності укладеного договору про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності застосовується загальне правило: майнові права в силу приписів законодавства автоматично виникають у працівника і роботодавця спільно. Особливо це актуально для об'єктів авторського права (в тому числі і комп'ютерних програм), права на які виникають в

Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

силу факту створення без виконання будь-яких формальних дій. Відповідно цілком правомірно працівник після створення об'єкта інтелектуальної власності може відмовитися від передачі уже належних йому майнових прав, і змусити його це зробити немож­ливо. Він як співвласник разом із роботодавцем буде вирішувати долю майнових прав на результат творчої діяльності.

До того ж наведена ситуація може бути ускладнена ще й тим, що як правило, об'єкт інтелектуальної власності створюють кілька осіб, а відповідно з кожним із них необхідно буде узгоджувати питання передачі прав. Наприклад, над розробленням комп'ютер­ної програми досить часто працює колектив авторів. Якщо робо­тодавець хоче мати можливість самостійно розпоряджатися створеним об'єктом інтелектуальної власності, то для цього не­обхідно буде отримати майнові права від кожного з програмістів.

Уникнути зазначених недоречностей можна шляхом укладення договору про порядок розподілу прав на службові об'єкти інте­лектуальної власності. До того ж як перевагу зазначеної договірної конструкції доречно відмітити той факт, що цей договір буде діяти стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, які будуть створені працівником у майбутньому при виконанні службових обов'язків. А це позбавляє необхідності укладати договори з кож­ним із працівників щодо кожного створеного результату творчої діяльності.

Слід враховувати, що потреба укладати договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності у ро­ботодавця виникла лише з 1 січня 2004 p., тобто після набрання чинності ЦК. Пояснюється це тим, що до зазначеної дати відповідно до норм спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності це питання вирішувалося інакше: за загальним правилом майнові права на службові об'єкти інтелектуальної влас­ності належали роботодавцю, а працівнику виплачувалася винаго­рода за створене творче досягнення.

Так, згідно зі ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у редакції від 11 липня 2001 p.: «Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Вик­лючне майнове право на службовий твір належить роботодавцю,

Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлю­ються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-право­вим договором між автором і роботодавцем».

У зв'язку з викладеним важливим є вирішення питання визна­чення критеріїв віднесення об'єкта інтелектуальної власності до службового. За загальним правилом службовим визнається об'єкт інтелектуальної власності, створений працівником у зв'язку з ви­конанням службових обов'язків чи доручення роботодавця за умо­ви, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше. Виходячи з цього, у кожному конкретному випадку встановлюєть­ся, чи підпадає об'єкт інтелектуальної власності під перераховані критерії. При цьому варто брати до уваги, що коло службових обов'язків (трудова функція) визначається посадою, спеціаль­ністю і кваліфікацією працівника й окреслене трудовим і колек­тивним договорами, правилами внутрішнього трудового розпо­рядку, тарифно-кваліфікаційними характеристиками посад, інструкціями, а доручення роботодавця повинно безпосередньо стосуватися специфіки діяльності підприємства. Тобто за загаль­ним правилом про службовий об'єкт авторського права можна ве­сти мову, коли творче досягнення створене у зв'язку з виконанням трудової функції працівника, для реалізації якої він і був прийня­тий на роботу.

Оскільки обов'язковою ознакою службового об'єкта інтелекту­альної власності є наявність трудового зв'язку між наймачем і ав­тором творчого результату, то вищенаведені правила розподілу майнових прав на результати творчої діяльності не поширюються на об'єкти інтелектуальної власності, створені за цивільно-пра­вовим договором (наприклад, підряду) чи особами, що проходять навчання, практику на підприємстві. Отже, тією чи іншою мірою майнові права у роботодавця виникають не з приводу будь-якого творчого досягнення, створеного на підприємстві (установі, орга­нізації), а тільки щодо такого, яке створене працівником у межах кола службових обов'язків.

Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Незважаючи на те, що у ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не були внесені зміни стосовно розподілу прав роботодавця і працівника на службові об'єкти інтелекту­альної власності, у зв'язку із введенням у дію ЦК, який інакше вирішує зазначене питання, застосовуються його положення як більш пізнього нормативного акта.

Таким чином, за загальним правилом на службові об'єкти інтелектуальної власності, створені до 1 січня 2004 p., майнові пра­ва виникли у роботодавця у повному обсязі, а створені після 1 січня 2004 р. — у роботодавця і працівника спільно.

Інколи висловлюють заперечення проти можливості укладення договору про порядок розподілу прав на службові об'єкти інте­лектуальної власності, мотивуючи це тим, що зазначений договір працівник і роботодавець укладають стосовно ще не створених об'єктів, а тому його в подальшому можна визнати недійсним. Аргу­ментується такий підхід тим, що оскільки авторське право виникає з моменту створення твору (ч. 1 ст. 437 ЦК, п. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), то не можна передати май­нові права інтелектуальної власності, які ще не виникли.

Однак зазначена позиція не відповідає чинному законодавству України. Необхідно проводити розмежування між розпоряджен­ням уже наявними суб'єктивними правами і встановленням ме­ханізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. При укладенні договору про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності мова не йде про передачу майнових прав, а тому в момент укладення договору у роботодав­ця вони не виникають. Сторони, таким чином, на підставі своїх інтересів лише змінюють передбачене законодавством загальне правило правового режиму службових об'єктів інтелектуальної власності. Про це свідчить, зокрема, і назва договору: «Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної влас­ності». Якщо працівника приймають на роботу для створення аудіовізуальних творів чи комп'ютерних програм, то в назві можна уточнити, що мова йде саме про об'єкти авторського права, назвавши його «Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти авторського права».

Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

Аналогічний приклад розподілу прав можна навести і стосовно речей. Так, якщо дві особи вирішили побудувати будинок, то ще до будівництва вони можуть між собою вирішити питання про частки в праві власності на створений у майбутньому об'єкт.

Варто підкреслити, що у зв'язку із введенням у дію ЦК укладен­ня договорів про порядок розподілу прав на службові об'єкти інте­лектуальної власності є дуже доцільним. Пояснюється це тим, що передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК правило про спільні права на службо­вий об'єкт у майбутньому, як було показано вище, може ускладни­ти взаємини з приводу цього об'єкта, коли в якийсь момент працівник і роботодавець не зможуть досягти загальної згоди. Із погляду права ідеальною є ситуація, коли на об'єкт має права тільки один суб'єкт, оскільки це спрощує процес реалізації прав.

6.2. Договір про передачу ноу-хау Договір про передачу ноу-хау¹ — це договір, за яким правовласник на певних умовах передає зацікавленим особам право на викорис­тання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала.

Якщо для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності, то за договором про передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії — розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності. Тому розмежуван­ня між зазначеними договорами проводиться за об'єктом: ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих резуль­татів творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхе­ми, сорт рослин) чи об'єктів авторського права, а договір про пе­редачу ноу-хау — стосовно секретної інформації. Звичайно, на практиці укладають і змішані договори, за якими надається дозвіл

¹ Ноу-хау (від англ. know-how — знаю як) — повністю або частково конфіденційні знання, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала (Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім «]н Юре», 2002. - С. 596).

Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності 1

на використання певного об'єкта інтелектуальної власності і роз- \ криваються певні відомості, які полегшують реалізацію ліцензії. 1

Хоча ЦК не передбачає ноу-хау, відомості, що є предметом договору про передачу ноу-хау досить близькі до комерційної таємниці. Зокрема, досить часто це патентоспроможний об'єкт, який особа з певних мотивів залишила в режимі секретності. Класичним прикладом є секрет приготування напою кока-коли.

Оскільки для існування ноу-хау потрібно дотримання секрет­ності, то існує особливість процесу укладення договору про передачу ноу-хау. Пояснюється це тим, що хоча потенційний контр­агент повинен розуміти, наскільки цікава для нього запропонована інформація, правоволоділець не зацікавлений в її розкритті на стадії переговорів, оскільки може взагалі зникнути підстава укладення договору. Виходом із такої ситуації є підписання попереднього договору, в якому можна врахувати інтереси обох сторін.

Попередній договір — це договір, сторони якого зобов'язують­ся протягом певного строку укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім догово­ром (ч. 1 ст. 635 ЦК).

У ньому, зокрема, передбачається, яка частина інформації буде розкрита для вирішення потенційним контрагентом питання про доцільність укладення договору про передачу ноу-хау і плата за цю частину відомостей. У випадку позитивного рішення й укладення договору про передачу ноу-хау плата за попереднім договором зараховується в рахунок платежів за основним договором. При відмові від укладення договору про передачу ноу-хау (основного договору) сплачена сума не повертається і є компенсацією за частину розкритих знань.

6.3. Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав

Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав — це договір, відпо­відно до якого володілець майнових авторських чи суміжних прав надає організації колективного управління повноваження з управ­ління належними їм майновими правами.

Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

Організації колективного управління створюються і функціо­нують відповідно до Порядку визначення уповноважених органі­зацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм, затвердженого нака­зом Міністерства освіти і науки України № 309 від 21 травня 2003 р., та порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 311 від 21 травня 2003 р. Такими організаціями, зокрема, є Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»; Всеук­раїнське об'єднання суб'єктів авторських і суміжних прав «Оберіг»; Громадська організація «Об'єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності» «Статус»; Об'єднання підприємств «Український музичний альянс»; Об'єднання підприємств «Українська ліга музичних прав»; Громадська організація «Агентство охорони прав вико­навців»; Всеукраїнська громадська організація Гільдія кінорежи­серів «24/1»; Асоціація «Дім авторів музики в Україні»; Громадська організація «Спілка авторів України»; Всеукраїнська громадська організація «Автор».

Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права чи суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції: по-перше, погоджу­вати з особами, які використовують об'єкти авторського права чи суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору; по-друге, укладати договори із зацікавленими особами про вико­ристання прав, переданих в управління; по-третє, збирати, роз­поділяти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права чи суміжних прав суб'єктам авторсько­го права і суміжних прав, правами яких вони управляють; по-чет­верте, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організа­ція, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права чи суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів (ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

20 7-259

Розділ VI. Договори у сфері інтелектуальної власності

Глава 28. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері...

У випадку використання об'єктів авторського права (музичних творів) збір винагороди здійснюється на підставі мінімальних ставок винагороди (роялті), визначених постановою Кабінету Міністрів України № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права ісуміжних прав» від 18 січня 2003 р., а при використанні суміжних прав (фонограм та зафіксованих у них виконань) — розміру вина­городи (роялті), встановленому постановою Кабінету Міністрів України № 71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» від 18 січня 2003 р.

Оскільки цивільне законодавство України не містить вичерп­ного переліку договорів, суб'єкти інтелектуальної власності вправі укладати й інші договористосовно об'єктів інтелектуальної власності, наприклад договори між співавторами чи співвласника­ми охоронних документів.

Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою ліцензія на використання об'єкта права інтелек­туальної власності?

2. Які види ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності ви можете назвати?

3. Що є предметом та об'єктом ліцензійного договору?

4. Розкрийте зміст ліцензійного договору.

5. У чому полягає суть договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності?

6. Які особливості договору про створення за замовленням і вико­ристання об'єкта права інтелектуальної власності ви можете назвати?

7. Що є предметом договору комерційної концесії?

8. У чому полягають відмінності договору про передачу ноу-хау від ліцензійного договору?

9. Хто виступає сторонами договору щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав?

Рекомендована література до розділу:

1. Брыжко В. М., Завгородний А. Ф., ПичкурА. В. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. — К.: УААН, 1994.

2. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. — М.: Изд-во «НОРМА», 2000.

3. Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпо­ряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. - 2004. - № 9. - С 68-71.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. д. ю. н. В. М. Косака. — К.: Вид-во «Істина», 2004.

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. — 2-е вид., перероб і доповн. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2006.

6. Охорона промислової власності в Україні / За ред. О. Д. Святоцько-го. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

7. Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та до­повн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

8. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та зако­нодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

9. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК «Велби», 2004.

10. Цибульов И М., Чеботаръов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П. М. Цибульова. — К.: К.І.С., 2005.

11. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За заг. ред Я. М. Шевченко. — Вид. 2-е, доп. і перероб. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

12. Штумпф Г. Лицензионный договор. — М.: Прогресс, 1988.

13. Юрченко А. К. Издательский договор. —Л., 1988.

Розділ VII

Економіко-правові засади інтелектуальної власності